Widerspruchsverfahren als effiziente Abhilfe für Markeninhaber gegen Markenneuanmeldungen

21/09/2011

Seit 1.7.2010 kennt auch das österreichische Markenschutzgesetz (§§ 29a bis 29c MSchG) ein Widerspruchsverfahren, das die effiziente Durchsetzung von Rechten der Inhaber eingetragener Marken (österreichische Marken, Gemeinschaftsmarken und internationale Marken mit Schutzausdehnung auf Österreich) erleichtert. Dies bestätigen auch erste Erfahrungen mit dem Verfahren in der Praxis.

Der Inhaber einer prioritätsälteren registrierten Marke kann gegen eine gleiche oder verwechslungsfähige Marke, die neu zur Registrierung gelangt, innerhalb von drei Monaten ab deren Veröffentlichung im Österreichischen Markenanzeiger bzw. im Veröffentlichungsblatt der WIPO beim Österreichischen Patentamt Widerspruch erheben und die Aufhebung dieser Registrierung beantragen. Gleiches gilt für den Inhaber einer prioritätsälteren Anmeldung, vorausgesetzt diese Anmeldung kommt in weiterer Folge tatsächlich zur Registrierung.

Das Verfahren wird vom Österreichischen Patentamt durchgeführt. Der Widerspruch wird dem Inhaber der jüngeren Registrierung zur Äußerung zugestellt.

Unterlässt der belangte Markeninhaber eine Gegenäußerung, so wird ohne weiteres Verfahren antragsgemäß entschieden.

In Ausnahmefällen kann eine mündliche Verhandlung anberaumt werden, was etwa im Zuge der Einrede der nicht ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke der Fall sein kann. Wird der Widerspruch daher auf eine zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Registrierung seit mehr als fünf Jahren registrierte Marke gestützt, empfiehlt es sich, zur Verfahrensbeschleunigung zugleich mit dem Widerspruch entsprechende Nachweise über die ernsthafte und kennzeichenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke im geschäftlichen Verkehr vorzulegen. Bringt der Widerspruchsgegner einen Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung (§ 33a MSchG) gegen die Widerspruchsmarke ein, ist das Widerspruchsverfahren bis zur Erledigung des Löschungsverfahrens zu unterbrechen.

Gegen den Beschluss der Rechtsabteilung kann Beschwerde bei der Rechtsmittelabteilung erhoben werden. In dritter und letzter Instanz ist der Oberste Patent- und Markensenat zuständig.

Die Möglichkeiten der Einbringung eines konventionellen Löschungsantrages an die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts bleiben unberührt.

Auswirkungen für die Praxis

In vielen Fällen bietet das neue Widerspruchsverfahren als quasi verlängertes Registrierungsverfahren eine effiziente Abhilfe, Markenneuregistrierungen rasch und kostengünstig zu bekämpfen. Jedoch empfiehlt es sich, die Risiken und auch möglichen Nachteile dieses Verfahrens im Verhältnis zu einem Löschungsverfahren im Einzelfall vorab zu klären.

Regelmäßige Kollisionsprüfungen sind zweckmäßig. Diese seit nunmehr einem guten Jahre offenstehende Rechtsschutz-möglichkeit sollte Markeninhaber veranlassen, regelmäßige Kollisionsprüfungen durchzuführen. Auch Markenanmelder sollten zusätzlich angehalten sein, vor einer Anmeldung im Rahmen einer detaillierten Ähnlichkeitsrecherche zu prüfen, ob das zur Anmeldung vorgesehene Zeichen mit prioritätsälteren Marken kollidiert, und allenfalls auch das Waren- und Dienstleistungs-verzeichnis weniger kollisionsträchtig zu gestalten.

Autoren

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Egon Engin-Deniz
Partner
Wien
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Hans Lederer
Counsel
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