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Sky vs. SkyKick: Der EuGH lässt Markeninhaber aufatmen

20/04/2020

Am 29. 01. 2020 hat der EuGH sein mit Spannung erwartetes Urteil in der Rechtssache Sky vs. SkyKick verkündet. Die Entscheidung hat jedoch nicht die weitreichenden Konsequenzen, die aufgrund der Stellungnahme des Generalanwalts eingangs erwartet wurden. Schließlich ist der EuGH den Schlussanträgen des Generalanwalts größtenteils nicht gefolgt. Das heißt, Markeninhaber können nun aufatmen.

Das Urteil Sky vs SkyKick (EuGH 29.01.2020, C-371/18.) ist die Antwort auf ein Vorabentscheidungsersuchen des britischen High Court in einem Markenverletzungsverfahren zwischen dem Pay-TV-Anbieter Sky und SkyKick, einem Anbieter von E-Mail-Migrations- und Cloud-Backup-Services. Sky hat seine Marke „Sky“ für Waren und Dienstleistungen eingetragen, die unter anderem sehr weit gefasste Begriffe, wie „Computersoftware“ oder „Telekommunikationsdienste“ enthielt, weswegen das vorlegende Gericht eine Kollision mit SkyKick feststellte. SkyKick bestritt jedoch eine Markenverletzung und entgegnete, dass die Marke „Sky“ nichtig sei, da das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu ungenau formuliert wäre. Zudem wäre die Anmeldung aufgrund fehlender Benutzungsabsicht bösgläubig gewesen.

Klarheit und Eindeutigkeit

Obwohl die ursprüngliche Stellungnahme des Generalanwalts eine strenge Klarheit bei den Begriffen in den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen einforderte, wich der EuGH schlussendlich von dieser Rechtsauffassung ab.

Der EuGH entschied, dass eine Marke nicht allein mit der Begründung für ungültig erklärt werden kann, dass es den Begriffen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses an Klarheit und Präzision mangelt. Er stellte auch klar, dass scheinbar unklare sowie unpräzise Begriffe wie "Computersoftware" nicht so weit gefasst seien, dass sie "gegen die öffentliche Ordnung" verstießen. Der Begriff der "öffentlichen Ordnung" konzentriere sich nämlich auf das im geschäftlichen Verkehr verwendete Zeichen (in diesem Fall "Sky") und nicht auf die in einer Markenanmeldung selbst verwendeten Begriffe für die betreffenden Waren und Dienstleistungen. Eine derartige Klarstellung stellt eine willkommene Erleichterung für zahlreiche Markeninhaber dar.  

Bösgläubigkeit

Ursprünglich vertrat der Generalanwalt die Auffassung, dass eine bösgläubige Markenanmeldung dann vorliege, wenn der Anmelder eine Marke für einen Bereich anmeldet, für die er die Marke gar nicht benutzen möchte oder die Anmeldung nur vornimmt, um Konkurrenten den Markteintritt zu erschweren. Der EuGH ruderte auch in diesem Punkt zurück und stellte fest, dass eine Bösgläubigkeit nicht aufgrund dessen angenommen werden darf, dass der Markenanmelder bei der Anmeldung keinen Geschäftsbereich vorgesehen hatte, der den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen entsprach.

Vielmehr verweist der EuGH auf die 5-jährige Benutzungsschonfrist einer registrierten Marke. In diesem Zusammenhang ist nur dann von einer Bösgläubigkeit auszugehen, wenn schlüssige und objektive Indizien vorliegen, dass der Anmelder Drittinteressen schaden möchte.  

Welche Auswirkungen hat das Urteil?

Der EuGH hält den derzeitigen Status Quo aufrecht und es kommt zu keiner Angleichung an das US-amerikanische Markensystem, wonach Markenregistrierungen mit dem Argument angegriffen werden können, dass zum Zeitpunkt der Registrierung keine Benutzungsabsicht vorlag. Ebenso wird für das europäische Markenrecht kein Nachweis zur Benutzungsabsicht des Markenanmelders verlangt werden.

Insgesamt müssen Markeninhaber, deren Marken für weitreichende Waren und Dienstleistungen geschützt sind, nicht unmittelbar die Löschung ihrer Marken befürchten, wenn sie sich noch in der 5-jährigen Benutzungsschonfrist befinden.

Gleichzeitig unterstreicht das Urteil, dass künftige Markenanmelder umfassende Vorab-Recherchen durchzuführen haben, bevor sie ihre beabsichtigte Marke anmelden. Denn registrierte Marken, die für umfassende Waren und Dienstleistungen geschützt sind, können die beabsichtigte Markenanmeldung blockieren. Eine neue Marke anzumelden, ohne in bestehende Rechte einzugreifen, wird daher zunehmend zu einer Herausforderung.

Co-Autorin: Angelika Stütz

Autoren

Foto vonEgon Engin-Deniz
Egon Engin-Deniz
Partner
Wien