Cadeauartikelen niet beschermd door merkenrecht

Consumenten worden meer en meer gestimuleerd tot aanschaf van producten en diensten door middel van cadeauartikelen. Het op deze wijze promoten van een merk en bijbehorende producten is een succesvol gebleken 'marketing tool'. Wordt een dergelijk cadeauartikel, voorzien van een ingeschreven merk, ook merkenrechtelijke beschermd in zijn eigen warenklasse wanneer het slechts een reclamemiddel is ter bevordering van de verkoop van andere producten met hetzelfde merk? Over deze vraag heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: het Hof) zich recent gebogen.

Door het inzetten van cadeauartikelen kan een product extra associatiemogelijkheden en een bepaalde stijl aangemeten worden. Een bijkomend voordeel is dat het water de consument snel in de mond loopt in geval een tweede gratis artikel bij de aanschaf van een product wordt verstrekt. Maar winkelen maakt de consument ook dorstig, en juist tegen deze achtergrond is bijvoorbeeld een gratis fles alcoholvrije drank bij aanschaf van een product het perfecte cadeauartikel.

Feiten
Maselli fabriceert kleding en brengt deze in de handel onder het woordmerk Wellness, dat is ingeschreven in het register van het Oostenrijkse Patentamt. Het merk is onder andere ingeschreven voor producten in de waren- en dienstenklasse voor kleding en alcoholvrije dranken. Maselli heeft het merk in de jaren'99 en 2000 gebruikt voor een alcoholvrije drank ('Wellness-Drink') die zij als geschenk bij verkoop van kleding aan kopers meegaf. Buiten deze promotionele activiteiten heeft Maselli haar merk niet gebruikt. Voor het behouden van een merkenrecht is van belang dat binnen vijf jaar na inschrijving het merk in gebruik wordt genomen voor de waren- en dienstenklassen waarvoor het is ingeschreven. Als dit niet het geval is, kan worden verzocht een merk te laten vervallen. Reden hiervoor is om te voorkomen dat ondernemingen merken kunnen inschrijven om concurrenten de toegang tot de markt te belemmeren. Silberquelle roept in de onderhavige procedure het verval in van het merk Wellness wegens ´niet normaal gebruik´. Het niet gebruiken van het merk bestaat volgens Silberquelle uit het feit dat Maselli haar drank slechts als stimulerend instrument heeft verspreid ter promotie van haar textielproducten. Onder die omstandigheden kan er volgens Silberquelle niet gesproken worden van daadwerkelijke mededinging op de ´drankenmarkt´ en is er aldus geen sprake van 'normaal gebruik'..

Oordeel van het Hof
De uitleg van het begrip 'normaal gebruik' lijkt voor de waardering van gratis verstrekte cadeauartikelen aldus van doorslaggevend belang. Al in een eerdere uitspraak oordeelde het Hof dat onder normaal gebruik verstaan moet worden een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk. In de onderhavige uitspraak stelt het Hof op de eerste plaats dat een merkenrecht niet kan blijven bestaan wanneer het merk zijn commerciële bestaansreden verliest. Die bestaansreden moet gezocht worden in de intentie afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten van concurrenten. Ten tweede stelt het Hof dat het grote aantal ingeschreven merken ook tot gevolg heeft dat een merk slechts bescherming kan genieten wanneer dat merk daadwerkelijk op de markt van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven wordt gebruikt. "Aan deze voorwaarde is niet voldaan wanneer reclameartikelen als beloning voor de aankoop van andere waren en ter bevordering van de verkoop van die waren worden verstrekt", aldus het Hof.

Analyse en algemene opmerkingen
Het Hof concludeert uiteindelijk dat indien een merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen die hij gratis verstrekt aan de kopers van zijn waren, er niet gesproken kan worden van 'normaal gebruik' voor de waren- en dienstenklasse waartoe die cadeauartikelen behoren. Aan het aanbrengen van een merk op artikelen, en het verstrekken van die artikelen, moet dus een commerciële intentie ten grondslag liggen die gericht is op de markt waar de betreffende artikelen toe behoren. Daarbij gaat het naar mijn mening niet zozeer om het feit dat cadeauartikelen gratis zijn, maar meer om het feit dat het aanbrengen van het merk op de cadeauartikelen niet het oogmerk heeft een markt te creëren voor die zelfstandige artikelen. Het gaat uiteindelijk om het te koop aangeboden artikel aantrekkelijker te maken door middel van het gratis verstrekken van de cadeauartikelen. Daarin hebben de cadeauartikelen slechts een ondersteunende functie en geen zelfstandige commerciële functie in de waren- en dienstenklasse waar de cadeauartikelen deel van uitmaken.