Er zijn grenzen: douanebeslag op namaak

Reikhalzend - en door veel merkhouders vooral: angstvallig - werd er uitgekeken naar de op 1 december 2011 gewezen uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaken van Philips (C446/09) en Nokia (C495/09). Reikhalzend, omdat te verwachten viel dat het Hof daarin meer duidelijkheid zou geven over de voorwaarden waaronder de douaneautoriteiten van een EU land de doorvoer van namaak-goederen kunnen beletten. Angstvallig, omdat de verwachting was dat het Hof strikte regels zou stellen aan de rechters die uiteindelijk moeten beoordelen of een tegengehouden zending daadwerkelijk inbreuk maakt op rechten van de merkhouder in de EU, wat vereist is om de namaak te kunnen laten vernietigen. In beide opzichten heeft het Hof de 'verwachtingen' waargemaakt.

De Anti-Piraterij Verordening

Het draait allemaal om de uitleg van de zogenoemde Europese Anti-Piraterij Verordening (APV). De APV stelt voorwaarden waaronder de douane, op verzoek van de houder van een intellectueel eigendomsrecht (IE-recht), kan optreden wanneer men bij controle van een zending die bijvoorbeeld op Schiphol of in de Rotterdamse haven aankomt, het vermoeden krijgt dat de zending inbreukmakende goederen bevat.

Onder "goederen die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht" verstaat de APV zowel "namaakgoederen" (merkinbreuk), "door piraterij verkregen goederen" (inbreuk op auteurs- of modelrecht) als goederen die inbreuk op een octrooi maken. Wanneer de douane een zending aantreft waarvan zij vermoedt dat het inbreukmakende producten zijn, informeert de douane (op verzoek) de betreffende IE-rechthebbende en zendt zij deze enkele foto's en/of monsters van de goederen ter beoordeling. Indien de rechthebbende het vermoeden van de douane bevestigt, dan kan deze bij de douane de gegevens opvragen van de verzender, vervoerder en geadresseerde van de zending. De rechthebbende sommeert hen vervolgens schriftelijk om de inbreukmakende goederen vrijwillig af te staan ter vernietiging.

Douanebeslag

De zending wordt door de douane maximaal 4 weken vastgehouden. Wanneer de eigenaar of houder van de goederen binnen die termijn inderdaad schriftelijk verklaart in te stemmen met afgifte, stelt de IE-rechthebbende de douane daarvan in kennis en worden de inbreukmakende producten vervolgens vernietigd. Indien echter de eigenaar of houder van de goederen uitdrukkelijk weigert in te stemmen, dan zal de douane de zending vrij moeten gegeven. In dat geval zal de merkhouder, om te voorkomen dat de douane de namaakproducten vrijgeeft, uiteindelijk (eventueel na voorafgaande civiele beslaglegging) een procedure moeten starten bij de rechter waarin hij vernietiging van de goederen kan vorderen. Maar ook wanneer de merkhouder helemaal geen reactie krijgt op zijn sommaties, kan hij de namaak vernietigen: in dat geval bepaalt de APV namelijk dat (stilzwijgende) toestemming wordt verondersteld te zijn gegeven.

Het 'douanebeslag', zoals de hiervoor beschreven procedure ook wel wordt genoemd, heeft zich in de praktijk bewezen als een snelle, eenvoudige en effectieve procedure voor rechthebbenden om inbreukmakende producten reeds aan de grens te kunnen onderscheppen, voordat deze daadwerkelijk in de EU in de handel kunnen worden gebracht.

Transit-goederen
Lange tijd beleef echter de vraag of de APV ook het tegenhouden van zendingen rechtvaardigt wanneer het goederen <EM>in transit </EM>betreft, m.a.w. goederen afkomstig van buiten de EU, die tevens een bestemming hebben buiten de EU, en dus slechts via de EU worden doorgevoerd. Voorstanders van de mogelijkheid tot douanebeslag van transit zendingen benadrukten steevast het gevaar dat deze alsnog op frauduleuze wijze hun weg naar de EU zouden kunnen vinden. Wanneer in dergelijke gevallen geen douaneoptreden mogelijk zou zijn, zou dit een effectieve strijd tegen namaak ondermijnen. Tegenstanders daarentegen hechtten vooral aan het waarborgen van het legitieme internationale handelsverkeer van via de EU transiterende goederen, die anders in het gedrang zou kunnen komen.

In zijn arrest van 1 december 2011 heeft het Europese Hof zich nu nader uitgesproken over de voorwaarden waaronder handhavend optreden onder vigeur van de APV mogelijk kan zijn.

Nokia en Philips

In de Nokia-zaak werd door de douaneautoriteiten op de luchthaven van Londen Heathrow een zending namaak Nokia-telefoons onderschept, afkomstig uit Hongkong en met bestemming Colombia. Het verzoek van Nokia aan de douane om de namaakgoederen in beslag te nemen werd echter geweigerd, omdat volgens de douane niet was bewezen dat de zending frauduleus naar de EU zou worden omgeleid (waardoor de betreffende goederen alsnog binnen de EU in het economisch verkeer gebracht zouden worden, en daarmee inbreuk op de EU merkrechten van Nokia zouden maken).

In de Philips-zaak had de douane in de haven van Antwerpen een lading elektrische scheerapparaten tegengehouden die mogelijk inbreuk maakten op modellen- en auteursrechten van Philips. Philips wendde zich vervolgens tot de rechtbank te Antwerpen en vorderde onder meer vernietiging van de goederen. De goederen waren afkomstig uit China, met onbekende bestemming. De wederpartij voerde aan dat er geen bewijs was dat de goederen bestemd waren voor de Europese markt en daarom niet als inbreukmakende producten konden worden aangemerkt.

Beslissingen van het Hof

Het Europese Hof stelt voorop dat transitgoederen afkomstig van buiten de EU niet louter wegens hun doorvoer door de EU inbreuk kunnen maken op Europese IE-rechten. Maar als de douane vaststelt dat het om namaak gaat, dan kan zij deze goederen wél vasthouden, mits er een gefundeerd vermoeden bestaat dat deze namaak (die bestemd is voor buiten de EU) alsnog in de EU op de markt zal worden gebracht (en daarmee inbreuk zal maken op IE-rechten in de EU). In zijn beslissing geeft het Hof uitvoerig aan welke omstandigheden zoal een dergelijk vermoeden, en daarmee het vasthouden van een zending, rechtvaardigen.

Wanneer het vervolgens tot een procedure bij de rechter komt, bepaalt het Hof dat voor vernietiging van goederen noodzakelijk is dat de rechter vaststelt dat deze daadwerkelijk inbreuk maken op een IE-recht in de EU. Een tegenvaller voor de merkhouders, want bewijs maar eens dat bepaalde counterfeit die slechts ter doorvoer in de EU is binnengebracht toch inbreuk kan maken op een in de EU geldend IE-recht. Het Hof komt de merkhouder hierin toch enigszins tegemoet door enkele voorbeelden te geven van wat als dergelijk bewijs kan dienen.

Voor meer details over de beslissingen van het Hof - en wat precies als gefundeerd vermoeden of bewijs van inbreuk kan dienen - verwijs ik graag naar het uitgebreide(re) artikel hierover gepubliceerd op IE-forum (S. Hagen, http://ie-forum.nl/?//De+realiteit+is+geen+fictie+meer////29482'>De realiteit is geen fictie meer).