Licentieovereenkomsten en uitputting van merkenrechten

Een merkhouder kan zich binnen de Europese Economische Ruimte (EER) niet verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor waren die door hem of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Dit wordt het merkenrechtelijk uitputtingsbeginsel genoemd.
In een zeer recent arrest van het Europese Hof van Justitie komt voor het eerst de vraag aan de orde welke gevolgen een licentieovereenkomst voor de uitputting van een merkenrecht heeft.

Het Europese Hof heeft onderzocht in hoeverre de merkhouder zich kan verzetten tegen de verkoop van producten die van zijn merk zijn voorzien aan een discounter, hoewel in de licentieovereenkomst uitdrukkelijk was bedongen dat de licentienemer de producten niet aan discounters mocht verkopen. Bij dit arrest speelden het contractenrecht en het mededingingsrecht geen actieve rol.

Feiten
Dior en SIL hebben een licentieovereenkomst gesloten voor de vervaardiging en distributie van prestigieuze korsetten onder het merk Christian Dior. In de licentieovereenkomst is een bepaling opgenomen om de algemene bekendheid en het prestige van het merk te handhaven. Deze bepaling verbiedt SIL het verkopen van waren voorzien van het merk Christian Dior aan groothandelaren, inkoopcombinaties, discounters, postorderbedrijven en dergelijke, zonder schriftelijke toestemming van Dior.

Vanwege economische moeilijkheden heeft SIL toestemming gevraagd aan Dior om de korsetten te mogen verhandelen buiten haar selectieve distributienetwerk. Dior heeft hier geen toestemming voor gegeven. Desondanks heeft SIL (in strijd met de licentieovereenkomst) korsetten onder het merk Christian Dior verkocht aan een discounter.

Merkinbreuk
Dior heeft SIL voor de Franse rechter aangesproken wegens wanprestatie en merkinbreuk. Voor de merkenrechtelijke grondslag beriep Dior zich op een artikel uit de Europese Merkenrichtlijn. Dat artikel biedt kort gezegd de merkhouder de mogelijkheid zijn merk in te roepen tegen een licentienemer die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst, voor zover de bepaling betrekking heeft op een van de volgende onderwerpen: de duur van de licentieovereenkomst, de wijze waarop het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren. Beide partijen erkennen dat geen van deze bedingen uitdrukkelijk het verbod van verkoop aan discounters betreft. Dior is echter van mening dat het artikel ruim moet worden uitgelegd.

De Franse rechter
Hoewel de Franse rechter in verschillende instanties van mening was dat er in dit geval geen sprake was van merkinbreuk door SIL, heeft het Franse Cour d`appel geoordeeld dat de verkopen door SIL niet hebben geleid tot uitputting van de merkenrechten van Dior. Dat betekent dat Dior zijn merkenrechten tegen derden, zoals in dit geval de discounter zou kunnen handhaven en hem zou kunnen verbieden de gemerkte producten te verkopen. Dit terwijl de derde niet noodzakelijkerwijze op de hoogte was van (de inhoud van) de licentieovereenkomst. Tegen dit oordeel van de Franse rechter is de discounter in cassatie gegaan, waarbij de discounter met name aanvoerde dat de merkenrechten van Dior waren uitgeput doordat de betrokken waren door SIL in de handel waren gebracht. Dior is in cassatie gegaan tegen het oordeel van het Cour d`appel dat er geen sprake zou zijn van merkinbreuk.

Het Europese Hof van Justitie
De Franse cassatierechter heeft een aantal vragen aan het Europese Hof van Justitie voorgelegd over de uitlegging van het Gemeenschapsrecht.

Vraag 1
Allereerst wenste de Franse rechter te vernemen of SIL door de verkoop van de waren aan de discounter in strijd met de licentieovereenkomst, inbreuk heeft gemaakt op merkenrechten van Dior.

In zijn conclusie bij het arrest is de Advocaat Generaal van menig dat het genoemde artikel in de Merkenrichtlijn onder andere bedoeld is om de merkenrechthebbende in staat te stellen de kwaliteit van de gemerkte waren veilig te stellen. Voorts is hij van mening dat de kwaliteit van luxe of prestigieuze waren (zoals deze korsetten) niet alleen voortvloeit uit de materiële kenmerken ervan, maar ook uit het imago dat de waar een luxueuze uitstraling geeft. Los van de overige eigenschappen van waren kan, aldus de Advocaat Generaal, een aantasting van die luxueuze uitstraling al afbreuk doen aan de kwaliteit van deze waren zelf.

Het Europese Hof volgt de Advocaat Generaal in zijn advies. Zij overweegt hierbij dat de aan een merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentienemer, die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die om prestigeredenen de verkoop van waren aan discounters verbiedt. Zoals dat het geval is met de in het geding zijnde korsetten, voor zover vaststaat dat door deze niet-naleving de luxueuze uitstraling van deze waren wordt aangetast.

Vraag 2
De tweede vraag die aan het Europese Hof werd voorgelegd heeft betrekking op de mogelijke uitputting van het merkenrecht. De verwijzende rechter wenst te vernemen of de Merkenrichtlijn zo moet worden uitgelegd dat een licentienemer zonder toestemming van de merkhouder handelt, wanneer hij waren in de handel brengt onder een merk en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, die de verkoop aan discounters verbiedt.

Uitgangspunt bij de beantwoording van deze vraag moet zijn dat wanneer een licentienemer waren in de handel brengt onder het merk van de merkhouder, dit in beginsel met toestemming van de merkhouder wordt geacht te geschieden.

Naar de mening van het Europese Hof is er echter geen sprake van toestemming van de merkhouder, wanneer de licentienemer handelt overeenkomstig het aangehaalde artikel uit de Merkenrichtlijn en dus gemerkte waren in de handel brengt en daarmee handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die ziet op: (a.) de duur van de licentieovereenkomst, (b.) de wijze waarop het merk mag worden gebruikt, (c.) de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, (d.) het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of (e.) de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren.

Vraag 3
Ten slotte werd het Hof van Justitie de vraag voorgelegd of de merkhouder zich tegen de verdere verhandeling (door derden) van de gemerkte waren kan verzetten, voor het geval de merkhouder ondanks het verbod van verkoop aan discounters in de licentieovereenkomst, niet heeft kunnen voorkomen dat het merk is uitgeput.

Ter beantwoording van deze vraag moet het gerechtvaardigd belang van de merkhouder om te worden beschermd tegen een discounter die het merk gebruikt voor commerciële doeleinden (en geen deel uitmaakt van zijn selectieve distributienetwerk) op een wijze die reputatieschadelijk zou kunnen zijn, worden afgewogen tegen het belang van de discounter om de betrokken waren te kunnen doorverkopen op de voor hem gebruikelijke manier.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de uitputtingsregeling niet van toepassing is wanneer er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich tegen de verdere verhandeling van de gemerkte waren te verzetten. Daarvan zou sprake kunnen zijn wanneer de kwaliteit van de waar door de verkoop aan discounters wordt aangetast. In zo`n geval zouden de rechten van de merkhouder niet zijn uitgeput en zou de merkhouder juridisch gezien dus geen toestemming hebben gegeven voor de verhandeling.

Het Hof van Justitie heeft de derde vraag dan ook als volgt beantwoord; wanneer een licentienemer prestigieuze waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, kan de merkhouder zich op grond van de Merkenrichtlijn tegen de wederverkoop van deze waren verzetten, indien gelet op de omstandigheden van het concrete geval vaststaat dat een dergelijke wederverkoop afbreuk doet aan de reputatie van het merk. Door deze afbreuk aan de reputatie van het merk wordt immers ook afbreuk gedaan aan de kwaliteit zelf van deze waren.