Home / Publications / Chocoladehaasjes en het merkdepot te kwader trouw

Chocoladehaasjes en het merkdepot te kwader trouw

18/06/2009

Een voor de Europese Gemeenschap verleend merk kan onder meer nietig worden verklaard wanneer "de aanvrager bij de indiening van de aanvraag te kwader trouw was". Wanneer is er nu sprake van kwade trouw? In een recent arrest van 11 juni 2009 (C-529/07) dat ging over gouden chocoladepaashaasjes, heeft het Europees Hof van Justitie voor de eerste keer arrest gewezen naar aanleiding van vragen over uitlegging van het begrip "kwade trouw".

Strijd tussen twee chocoladefabrikanten
Deze zaak had betrekking op de productie en verkoop van chocoladepaashazen. Zowel het Zwitserse bedrijf Lindt & Sprüngli (Lindt) als het Oostenrijkse bedrijf Franz Hauswirth (Hauswirth) hebben dergelijke producten in hun assortiment. Hauswirth verkoopt de paashazen sinds 1962 in Oostenrijk. Lindt verkoopt de paashazen al sinds de jaren vijftig, maar pas sinds 1994 ook in Oostenrijk. Om haar producten te beschermen registreert Lindt in de loop van 2000 een driedimensionaal gemeenschapsmerk, bestaande uit een zittende goudkleurige haas in chocolade, met een rood strikje, een belletje en de in bruin geschreven vermelding "Lindt GOLDHASE". Dit merk is dus ook geldend voor Oostenrijk. Op basis van dit merk tracht Lindt vervolgens de verhandeling van de paashazen van Hauswirth tegen te gaan. Hauswirth vordert nietigverklaring van het gemeenschapsmerk op de grond dat de aanvraag door Lindt te kwader trouw was ingediend.

De Oostenrijkse rechter stelt vragen van uitleg over het begrip "kwade trouw" aan het Europese Hof van Justitie. Het Hof begint, in haar arrest, met de stelregel dat de kwade trouw van de aanvrager globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval.

Kennis aanvrager
Een relevante factor is de wetenschap van de aanvrager (Lindt) dat een derde (Hauswirth) in ten minste één lidstaat sedert lang een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar. Hierdoor kan verwarring ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd. Zulk "behoren te weten" kan met name voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij de duur van dat gebruik een rol speelt. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker de bekendheid daarvan bij de aanvrager ten tijde van de aanvraag. Hoewel relevant, volstaat dit echter niet als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager.

Oogmerk aanvrager
Volgens het Hof moet tevens het oogmerk van de aanvrager in aanmerking worden genomen op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag. Indien de aanvrager de merkinschrijving verricht zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen, kan dit relevant zijn voor de vraag of sprake is van kwade trouw. In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie, namelijk het onderscheiden van de herkomst van de waren of diensten (herkomstfunctie).

Oneerlijke concurrentie door aanvrager
Een relevante factor kan verder zijn dat de derde op moment van de aanvraag het teken al geruime tijd gebruikte waardoor verwarring mogelijk is met het aangevraagde merk, en het teken van de derde ook een zekere mate van rechtsbescherming genoot. De aanvrager zou het merk dan kunnen gebruiken met het enkele doel de concurrent die het teken gebruikt, op oneerlijke wijze te beconcurreren.

Maar zelfs als deze bovenstaande factoren spelen, kan de aanvrager volgens het Hof nog een legitiem doel nastreven met de inschrijving van het merk. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de aanvrager een derde, die als nieuwkomer op de markt komt, wil beletten van zijn teken te profiteren door de presentatie ervan na te bootsen.

Merk in de vorm van een product
Tevens is de aard van het teken een bepalende factor. Als het teken dat als merk wordt ingeschreven bestaat in de vorm en presentatie van een product als geheel, en daarmee de keuzevrijheid van concurrenten ten aanzien van de vorm en de presentatie van hun producten beperkt, zal sneller kwade trouw worden vastgesteld.

Bekendheid merkteken aanvrager
Tenslotte noemt het Hof als relevante factor de mate van bekendheid die het teken van de aanvrager geniet op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag. Als het teken van de aanvrager reeds zeer bekend is, rechtvaardigt dit zijn belang om zich van een ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren.

Dit arrest verschaft meer helderheid omtrent het begrip "kwade trouw". Het is nu aan de Oostenrijkse rechter om, op basis van dit arrest, te bepalen of het paashaasmerk te kwader trouw is aangevraagd.

Authors

Picture of Rogier de Vrey
Rogier de Vrey
Partner
Amsterdam