Hoe beschrijvend mag een merk zijn?

Toen het Poolse bedrijf Dramers het merk MAN´S PERFECT gedeponeerde voor onder meer bodylotions, kwam zij in conflict met de Duitse gigant Henkel. Henkel had namelijk voor dezelfde waren in twee varianten de beeldmerken MEN PERFECT gedeponeerd als logo met een aantal figuratieve elementen. De zaak speelde om de vraag in hoeverre het enkele woordmerk MAN´S PERFECT uitsluitend beschrijvend van aard was voor de bodylotions en daardoor ongeldig geacht moest worden als merk. De Rechtbank Den Haag oordeelde op 10 september 2008 dat dit inderdaad het geval was en dat daarentegen de woord-/beeldmerken van Henkel wel met de toets van het onderscheidend vermogen konden doorstaan, vanwege de figuratieve elementen die integrerend onderdeel uitmaakten van deze merken.

Achtergrond
In het merkenrecht is een merk ongeldig, indien het elk onderscheidend vermogen mist voor de waren waarvoor het is gedeponeerd, of indien het uitsluitend bestaat uit tekens die in handel kunnen dienen ter aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor zo´n merk wordt gedeponeerd.

In de rechtspraak is uitgemaakt dat een woordcombinatie, bestaande uit op zichzelf beschrijvende bestanddelen, toch rechtsgeldig kan worden geacht, indien die woordcombinatie leidt tot iets nieuws of iets extra´s, dat zich uitstrekt boven de eenvoudige som der delen. In deze zaak was dus de vraag aan de orde of het merk MAN´S PERFECT een dusdanig pluseffect met zich meebracht en dus niet als uitsluitend beschrijvend had te gelden.

Henkel had hiertoe aangevoerd dat het element "MAN´S" kan dienen om de bestemming van de bodylotions te duiden (mannen), terwijl het element "PERFECT" zou kunnen dienen om de kwaliteit (hoedanigheid) van de waren te duiden. Henkel voegde hieraan toe dat de woordcombinatie "MAN´S PERFECT" niet een pluseffect met zich meebracht.

Vonnis van de Rechtbank
De rechtbank volgde Henkel hierin. De bestanddelen "MAN´S" en "PERFECT" beschreven inderdaad een kenmerk van de bodylotions. Ook de woordcombinatie als zodanig had niets extra´s in zich, waardoor het merk alsnog onderscheidend vermogen zou kunnen krijgen voor bodylotion. Tot teleurstelling van Dramers kon in de val van haar merk MAN´S PERFECT ook niet de ongeldig verklaring van de MEN PERFECT-merken van Henkel worden meegenomen. Dit werd louter en alleen veroorzaakt door de (overigens spaarzame) figuratieve elementen waardoor het merk niet uitsluitend bestond uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren.

Tot slot
Dit soort merkenzaken blijven arbitrair. Immers, het is duidelijk dat de woordcombinatie "MAN´S PERFECT" geen bestaand of gangbaar woord oplevert. Op het eerste gezicht lijkt zo´n merk best geschikt te zijn om de bodylotions te onderscheiden. De rechtbank is echter in de pas gebleven met de strikte leer die er in jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie op na gehouden wordt ten aanzien van woordcombinaties. Kunnen de afzonderlijke bestanddelen van het merk als (potentieel) beschrijvend worden beschouwd, dan is het merk als woordcombinatie ongeldig, tenzij de samenvoeging van de bestanddelen leidt tot een combinatie die wel onderscheidend vermogen heeft.

Achteraf had Dramers er misschien beter aangedaan haar merk nog enige tijd intensief te gebruiken teneinde hierdoor toch nog enig onderscheidend vermogen te krijgen (inburgering). Kennelijk was hiervan geen sprake of is dit niet aangevoerd, zodat het doek voor het merk MAN´S PERFECT definitief viel met de voormelde beslissing van de Rechtbank Den Haag.