Intel-criterium beperkt het recht van de merkhouder contra handelsnaamgebruik

Op 29 april 2009 heeft de Rechtbank Leeuwarden een boeiende uitspraak gewezen in de zaak Huis & Hypotheek Nederland B.V. (hierna: HHN) tegen DSB Bank. In deze zaak werd door HHN haar Benelux-merk HUIS & HYPOTHEEK ingeroepen tegen het beweerd gebruik van dit teken als handelsnaam door DSB Bank. De uitspraak leert dat het recht van de merkhouder ten opzichte van de handelsnaamgebruiker danig ingeperkt kan worden door analoge toepassing van de Intel-uitspraak van 27 november 2008 van het Europese Hof van Justitie.

Intel-uitspraak

Voor een goed begrip van het vonnis van de Rechtbank Leeuwarden is het nodig nog even stil te staan bij deze Intel-uitspraak. In deze zaak riep Intel haar bekende Intel-merk in tegen een derde die het merk INTELMARK had gedeponeerd voor niet-soortgelijke marketing- en telemarkingdiensten.

Op grond van de Europese Merkenrichtlijn (art. 4.4 sub a en art. 5.2) kan een houder van een bekend merk een derde weerhouden een overeenstemmend teken in te schrijven of, zonder geldige reden, te gebruiken voor niet-soortgelijke waren of diensten, indien door dat gebruik:
(1) ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk; of
(2) afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk; of
(3) afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk.

Het Intel-arrest maakt duidelijk dat een dusdanige inbreuk niet zomaar wordt aangenomen. Door de houder van het bekende merk zullen bijkomende omstandigheden aangetoond en bewezen moeten worden op grond waarvan één van de drie inbreukgronden zou kunnen slagen.

Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk

Ten aanzien van inbreukgrond 2 werd de verzwaarde bewijslast nader gespecificeerd: de houder van het bekende merk dient aan te tonen dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dit bekende merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. Het enkele feit dat het in aanmerking komende publiek bij een confrontatie met het jongere merk aan het oude bekende merk moet denken, is onvoldoende om op grond daarvan aan te nemen dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk.

Algemeen wordt aangenomen dat door het Intel-arrest het merkrecht voor een bekend merk is ingeperkt.

HHN/ DSB Bank

Met dit Intel-arrest in het achterhoofd moest de Rechtbank Leeuwarden onder meer oordelen in hoeverre HHN haar oudere Benelux-merk HUIS & HYPOTHEEK kon inroepen tegen DSB Bank die dit merk gebruikte als handelsnaam. Anders dan in het Intel-arrest ging het dus niet om een collisie tussen twee merken, maar om die tussen merk en handelsnaam.

Art. 2.20 lid 1 sub d BVIE

Het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) biedt de merkhouder in het verlengde van het (optionele) art. 5.5. Merkenrichtlijn (hierna: MR) de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het gebruik van haar merk als handelsnaam, indien door dat gebruik (1) ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, (2) afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk of (3) afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk (art. 2.20 lid 1 sub d BVIE). Vergelijkbare inbreukgronden dus als hierboven besproken bij art. 4.4 sub a en art. 5. 2 MR.

Intel arrest en art. 2.20 lid 1 sub d BVIE

De Rechtbank Leeuwarden stond voor de vraag of zij in dit geval de strenge leer uit het Intel-arrest ook zou moeten toepassen in onderhavig geval. Dit was een relevante vraag, omdat het door HHN ingeroepen artikel uit het BVIE is afgeleid uit artikel 5.5 MR en op grond van eerdere jurisprudentie was aangenomen dat deze bepaling buiten de communautaire harmonisatie viel. Met andere woorden, indien de Lidstaten verkiezen dit artikel 5.5 over te nemen in hun nationale wetgeving, dan behoeft een dusdanige implementatie niet richtlijn-conform te worden uitgelegd. De Benelux-landen hebben middels art. 2.20 lid 1 sub d BVIE als enige binnen de EU dit artikel 5.5 MR ingevoerd, zodat het aan het Benelux Gerechtshof is om hier uitleg over te geven.

Desondanks heeft de Rechtbank Leeuwarden toch aansluiting gezocht bij het Intel-arrest bij de uitleg van dit artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. De Rechtbank meent dat het aan HHN is om te bewijzen dat DSB Bank door het gebruik van de benaming "Huis & Hypotheek" ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk HUIS & HYPOTHEEK. De Rechtbank benadrukt dat door het Intel-arrest de lat hoog ligt met het oog op deze bewijslevering. Vervolgens gaat zij in op ieder van de drie inbreukgronden.

Uitkomst concrete toepassing Intel-criterium

Afbreuk aan het onderscheidend vermogen kan niet worden aangenomen, omdat HHN er niet in is geslaagd te bewijzen dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument als gevolg van de reclame-uitingen van DSB is gewijzigd of in de toekomst zal wijzigen.

Ook kon niet aangenomen worden dat er sprake was van afbreuk aan de reputatie van het merk, nu HHN niet had aangetoond dat door het gebruik dat DSB Bank maakte van haar merk op zodanige wijze geappelleerd werd aan de zintuigen van het publiek, dat daardoor de aantrekkingskracht van het merk HUIS & HYPOTHEEK zou worden verminderd.

Evenmin was er sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk HUIS & HYPOTHEEK. HHN had immers niet aangetoond dat het imago van haar merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de waren of diensten die door het teken van DSB worden aangeduid, zodat deze waren of diensten van DSB Bank wegens associatie met het merk HUIS & HYPOTHEEK gemakkelijker kunnen worden verhandeld.

Tot slot

Dit goed gemotiveerde vonnis van de Rechtbank Leeuwarden maakt duidelijk dat het voor de Benelux-merkhouder in de toekomst lastiger kan worden om haar merkrecht in te roepen tegen ander gebruik van haar merk als handelsnaam op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. De vraag wringt of de rechtbank geen prejudiciële vraag had moeten stellen aan het BenGH omtrent de juistheid om het Intel criterium toe te passen ten aanzien van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE.

Troost voor de merkhouder is dat deze altijd nog het aloude artikel 5a Handelsnaamwet kan inroepen, op grond waarvan het verboden is een handelsnaam te voeren die een merk of een daarmee overeenstemmend teken bevat, voor zover daardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. Rechters zijn nogal eens geneigd dit artikel welwillend toe te passen ten voordele van de Benelux- (en zelf Europese) merkhouder.