Over standaarden en octrooien: To be frank is to be FRAND

Overal om ons heen, maar voornamelijk in de elektronica en de telecommunicatie, zien we dat gewerkt wordt met technische standaarden. Vaak wordt, in een juridische context, daarbij het begrip “FRAND” gebruikt. FRAND is een Engels samentrekking van de begrippen ‘Fair’, ‘Reasonable’ and ‘Non-Discriminatory’. Waar staat dit begrip voor en onder welke omstandigheden wordt dit begrip gebruikt?

Standaarden

Bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën spelen technische standaarden een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan standaarden voor 3G-technologie (telecommunicatie), USB & WIFI (computers) en MP3 & MP4 (audiovisuele producten). Standaarden zorgen voor interoperabiliteit en verzekeren dat producten van verschillende bedrijven op elkaar aansluiten. Standaardisering is een stimulatie voor innovatie (het zorgt ervoor dat bedrijven kennis bundelen en dat nieuwe technologie zo breed mogelijk toepassing vindt). Consumenten profiteren van deze innovatie en de zekerheid die een standaard biedt. Standaarden hebben echter alleen zin als de onderliggende techniek ook door iedereen kan worden toegepast.

Veel van de in standaarden beschreven technologieën zijn vastgelegd in octrooien. Om de standaard te kunnen toepassen kan men niet om dergelijke octrooien heen; men spreekt in dat geval van ‘essentiële octrooien’. Indien andere bedrijven ook van de technologische standaarden gebruik willen maken moeten zij een licentie krijgen van het bedrijf dat deze octrooien bezit. Hier ligt misbruik van machtspositie door de octrooihouder op de loer, daar de octrooihouder een licentie zou kunnen weigeren of er een astronomisch bedrag voor zou kunnen eisen.

FRAND

Wereldwijd zijn er diverse organisaties die standaarden ontwikkelen en beheren. Op basis van het mededingingsrecht zijn deze organisaties en hun participanten (de octrooihouders) verplicht toegang te verschaffen tot de geoctrooieerde technologie die aan de betreffende standaard ten grondslag ligt. Aan ieder die erom vraagt moet een licentie worden verstrekt onder FRAND voorwaarden: voorwaarden die eerlijk, redelijk en niet discriminerend zijn. Op verzoek van de standaardisatieorganistatie geeft een octrooihouder die over een essentieel octrooi beschikt, een zogeheten FRAND-verklaring af waarin hij bevestigt dat hij bereid is tot het verlenen van een licentie op FRAND-voorwaarden.

Het afgeven van een FRAND-verklaring lost echter niet alle problemen op. Als een octrooihouder een FRAND-verklaring afgeeft, heeft een ander bedrijf dan ‘automatisch’ recht op een licentieovereenkomst met de octrooihouder? In veel procedures wordt een zgn. FRAND-verweer gevoerd waarin de gebruiker van de standaard aanvoert dat een FRAND-verklaring als een aanbod tot het sluiten van een FRAND-licentieovereenkomst moet worden gekwalificeerd.

Nederlandse FRAND zaken

De Haagse rechtbank heeft in 2010 geoordeeld dat een FRAND-verklaring recht geeft op de verlening van een FRAND-licentie, maar dat door de enkele bevestiging van de aanvaarding van de FRAND-verklaring geen definitieve licentieovereenkomst tot stand komt. Een FRAND-verklaring geeft aldus slechts een aanspraak op een FRAND-licentie. Dit heeft als consequentie dat de octrooihouder die een FRAND-verklaring heeft afgegeven nog steeds kan optreden tegen een inbreuk op zijn octrooirecht zolang er geen licentieovereenkomst tot stand is gekomen. In een van de Apple/Samsung zaken is beslist dat in geval een bedrijf de standaard gebruikt (door producten te verhandelen die de geoctrooieerde techniek toepassen), er nog geen sprake is van aanvaarding van een FRAND-licentie.

In de Sony/LG zaak van maart 2011 is echter geoordeeld dat de octrooihouder LG, hoewel nog geen FRAND-licentie met Sony was overeengekomen, toch niet kon optreden tegen een inbreuk op zijn essentiële octrooien door Sony. Hier speelde mee dat Sony en LG samen leden waren van de betreffende standaardisatieorganistatie en aldus op basis van de statuten van deze organisatie ‘gedwongen’ waren sowieso met elkaar een licentieovereenkomst aan te gaan. Ook in een (andere) Apple/Samsung zaak oordeelde de rechter dat partijen in onderhandeling waren omtrent een FRAND-licentie en Apple te goeder trouw poogde een licentie te verkrijgen zodat het onder die omstandigheden instellen van een verbodsvordering (als pressiemiddel in de onderhandelingen) misbruik van recht, respectievelijk strijd met de precontractuele goede trouw oplevert.

Vragen aan het Hof van Justitie

Een Duitse rechter heeft onlangs een aantal vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over deze materie. De onderliggende vraag is wanneer een partij die verweten wordt inbreuk te maken op essentiële octrooien, zich kan beroepen op het FRAND-verweer. Geldt dan de Duitse aanpak die volgt uit de beroemde Orange – Book uitspraak van het Bundesgerichtshof, die een vrij hoge drempel opwerpt om op het FRAND-verweer een beroep te doen? Of geldt dan de aanpak die de Europese Commissie voorstaat en recent nog heeft gecommuniceerd in het kader van de lopende Europese mededingingszaak tegen Samsung? De Europese Commissie hanteert een lagere drempel voor een FRAND verweer: een concurrent kan zich hier al op beroepen als hij zich bereid heeft verklaard een licentie af te nemen van de octrooihouder. Het is wachten op uitsluitsel van de hoogste Europese rechter. De belangen zijn groot, zodat met spanning wordt afgewacht.