Solvay/ Honeywell: deur wijder open voor de Nederlandse crossborder-praktijk?

Op 12 juli 2012 heeft het Europese Hof een uitspraak gedaan in de zaak Solvay/Honeywell die voor de Nederlandse crossborder-praktijk van groot belang is.

In deze bijdrage zal uiteengezet worden wat onder de Nederlandse crossborder-praktijk verstaan moet worden, hoe de situatie was vóór de uitspraak van 12 juli jl., wat het Europese Hof beslist heeft en welke gevolgen haar uitspraak heeft voor de toekomst.

De Nederlandse crossborder-praktijk

Onder crossborder-praktijk wordt verstaan dat bij inbreuken op intellectuele eigendomsrechten een verbod in beginsel niet beperkt hoeft te blijven tot Nederland, maar zich ook tot landen buiten Nederland kan uitstrekken indien ook daar sprake is van inbreuk. Sedert een uitspraak van de Hoge Raad uit 1989 (Lincoln/Interlas) ontstond de praktijk in Nederland om met name in octrooi-inbreukzaken dusdanige grensoverschrijdende (crossborder) inbreukverboden te vragen, die ook met de nodige welwillendheid door de Nederlandse (en met name Haagse) rechters werden ontvangen. In veel gevallen werd hierbij gebruik gemaakt van art. 6 lid 1 EEX-Verordening (handelende over de internationale bevoegdheid van nationale rechters) op grond waarvan meerdere gedaagden kunnen worden opgeroepen voor de rechter van de woonplaats van een van hen. Hiervoor is dan nodig dat er tussen de vorderingen op ieder van die gedaagden een zo’n nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om een gelijktijdige handeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting onverenigbare beslissingen worden gegeven.

In het kader van de Nederlandse crossborder-praktijk werden bij voorkeur meerdere gedaagden die alle inbreuk maakten in verschillende landen op een Europees octrooi, opgeroepen voor de Nederlandse rechter om aldaar gelijktijdig beoordeeld te worden op inbreuk. Dit leidde tot een even beroemde als beruchte, maar ontegenzeggelijk doeltreffende en efficiënte praktijk van octrooirecht handhaving.

Wolken voor de zon in het lawyers paradise

Met name vanuit het buitenland werd met argusogen gekeken naar die Nederlandse crossborder-praktijk, waarbij de rechter zich met het nodige gemak vrij achtte om beslissingen te nemen omtrent inbreuken op buitenlandse octrooirechten. Mede gezien het gemak waarmee de Nederlandse rechter over de drempel van artikel 6 lid 1 EEX-Vo stapte, leidde dit in het buitenland al snel tot het oordeel dat de Nederlandse rechter zich al te gemakkelijk mengde in vreemde zaken.

Dit leidde tot correcties. De eerste correctie werd uitgevoerd door het Hof Den Haag die in 1998 in een tweetal arresten substantiële beperkingen aanbracht ten aanzien van de toepassingsmogelijkheid om meerdere gedaagden op te roepen voor de Nederlandse rechter door de introductie van de “spin in het web- doctrine”. Dit hield kort gezegd in dat het oproepen van meerdere gedaagden voor een Nederlandse rechter alleen mogelijk was, voor zover de hoofdgedaagde (de spin in het web) woonplaats had in Nederland en de inbreuk makende handelingen in landen buiten Nederland door de andere gedaagden vanuit een vooropgezet plan door deze hoofdgedaagde werden geïnitieerd en/of gecoördineerd.

Primus/Roche I en Gat/LuK

Op 13 juli 2006 bracht het Europese Hof in de zogenaamde “Roche/Primus I”-uitspraak een verdere beperking aan, door te oordelen dat de “spin in het web-doctrine” nog niet afdoende was om meerdere gedaagden die verdacht werden inbreuk te maken op nationale delen van een Europees octrooi op te roepen voor de rechter van de woonplaats van de “hoofdgedaagde”. Het Europese Hof vond dat er in deze omstandigheden onvoldoende samenhang was tussen de grensoverschrijdende inbreuk vorderingen, om deze gezamenlijk te behandelen en te berechten ter vermijding van onverenigbare uitspraken.

Of dat nog niet genoeg was, werd op dezelfde dag ook nog de Gat/LuK-uitspraak gewezen naar aanleiding van artikel 16 lid 4 EEX-Verdrag (thans artikel 22 lid 4 EEX-Verordening). Overeenkomstig deze bepaling dienen alle geschillen over de registratie of de geldigheid van onder meer een octrooi exclusief voorgelegd te worden aan de rechter van de lidstaat waarvoor het nationale deel van het Europese octrooi geldt. De vraag was in hoeverre een rechter nog kon oordelen over een inbreukvordering op een buitenlands octrooi, indien de gedaagde als verdediging aanvoerde dat dit buitenlandse octrooi ongeldig was (het zogenaamde nietigheidsverweer). Op 13 juli 2006 oordeelde het Europese Hof in Gat/LuK dat deze regeling van art. 16 lid 4 EEX Verdrag (en dus ook art. 22 lid 4 EEX Vo) ziet op alle geschillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi betreft, ongeacht of zo’n nietigheidsverweer middels een rechtsvordering, dan wel een exceptie wordt opgeworpen en ongeacht het procedurele kader waarin dit gebeurt.

Dit betekende dat vanaf 13 juli 2006 de Nederlandse rechter in bodemprocedures niet meer in staat was te oordelen over crossborder-inbreukvorderingen, indien de verweerder ten aanzien van het buitenlandse octrooi met een nietigheidsverweer kwam.

Echter, de Haagse octrooirechters zagen nog wel mogelijkheden om in kort geding of als voorlopige maatregel in een bodemprocedure incidentele crossborder-inbreukvorderingen toe te kennen.

Solvay/ Honeywell-uitspraak

Op 12 juli 2012 moest het Europese Hof beantwoorden in hoeverre de regel van artikel 6 lid 1 EEX-Vo zou kunnen worden toegepast in het geval dat meerdere gedaagden met eenzelfde product, in dezelfde landen inbreuk zouden maken op hetzelfde Europese-octrooi. Het verschil met de Roche/Primus I-uitspraak was dat in dat geval - om het simpel te zeggen - gedaagde A beticht werd inbreuk te maken op het nationale deel van het Europese octrooi in land A en gedaagde B in land B etc, terwijl in de Solvay/Honeywell-zaak gedaagden A en B beiden beticht werden inbreuk te maken op de nationale deel van het Europese octrooi in land A en B. Onder die omstandigheden zag het Europese Hof wel een voldoende samenhang tussen de crossborder-inbreukvorderingen, zodat een gelijktijdige berechting noodzakelijk geacht werd om daarmee te vermijden dat bij afzonderlijke berechting in ieder van die landen van de inbreukvordering onverenigbare beslissingen zouden worden gegeven.

Ten aanzien artikel 22 lid 4 EEX-Vo bracht het Europese Hof enige verduidelijking ten aanzien van het hiervoor besproken Gat/LuK–arrest door te bepalen dat eventuele toepasselijkheid van artikel 22 lid 4 EEX-Vo nog niet de deur sluit voor het toekennen van voorlopige crossborder-inbreukverordeningen. Er is namelijk nog artikel 31 EEX-Vo dat de mogelijkheid biedt aan de rechter van een lidstaat om zich bevoegd te achten dusdanige crossborder voorlopige maatregelen op te leggen, zelfs indien de rechter van een andere lidstaat bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.

De toekomst van de Nederlandse crossborder-praktijk

Op grond van deze uitspraak van het Europese Hof kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse crossborder-praktijk voor voorlopige voorzieningen nog steeds levend is en zelfs enigszins gerevitaliseerd is door de verruiming om meerder gedaagden op te roepen voor de Nederlandse rechter.

Wordt er een nietigheidsverweer opgeworpen, en zou dit ertoe leiden dat een grensoverschrijdende inbreukvordering in de bodemprocedure op grond van art. 22 lid 4 EEX-Vo moet stranden, dan kan voor de gevraagde voorlopige voorzieningen in kort geding of in een bodemprocedure altijd nog een beroep worden gedaan op artikel 31 EEX-Vo.

Achter de titel van deze bijdrage staat een vraagteken en dat is ook niet voor niets. De vraag blijft immers of art. 31 EEX-Vo voldoende fundament biedt aan de aangezochte Nederlandse rechter om zich bevoegd te achten deze grensoverschrijdende voorlopige inbreukverboden te beoordelen. Hiervoor zal op grond van Europese jurisprudentie een “reële band” moeten bestaan tussen de gevraagde voorlopige voorziening en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de lidstaat van de aangezochte rechter. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe de Nederlandse rechters deze “reële band” zullen gaan beoordelen.