¿Qué signo distintivo presenta para el TJUE la suela más famosa del mundo? El rojo Louboutin

Post jurídico

Alberto Colomina, María Rámila y Blanca Cortés 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala el registro como marca del característico color rojo aplicado a las suelas del famoso diseñador Christian Louboutin, acogiendo así el registro de marcas consistentes en un color aplicado a una parte específica del producto.

Como es sabido, el conflicto enfrentaba al conocido diseñador con la sociedad holandesa Van Haren Schoenen BV.

En el año 2010, el diseñador registró en Benelux una marca, en la categoría de “zapatos” –posteriormente ampliada a zapatos de tacón–, consistente en el característico color rojo (Pantone 18-1663TP).

Foto: La marca registrada por Christian Louboutin con su famosa suela roja.

El conflicto tuvo su origen en la acción por violación de marca iniciada por el diseñador contra Van Haren al comercializar esta sociedad unos zapatos de tacón para mujer con la suela de color rojo, acción que fue parcialmente estimada por el Tribunal de Primera Instancia de la Haya. Lejos de conformarse con el fallo de la sentencia, Van Haren no solo formuló su oposición, sino que, además, contraatacó alegando la nulidad de la marca sobre la base de la prohibición contenida en el Convenio Benelux de Propiedad Intelectual, procedente de la Directiva 2008/95, conforme a la cual no pueden registrarse como marcas los signos compuestos exclusivamente por la “forma que dé un valor sustancial al producto”. A la vista de las alegaciones presentadas, el Tribunal de Primera Instancia de la Haya decidió elevar ante el TJUE una cuestión prejudicial para que se pronunciase sobre esta cuestión.

La controversia consistía en determinar si la marca Louboutin podía efectivamente entenderse como un signo constituido exclusivamente por la forma del producto, al ser la forma de la suela un elemento de la marca; en concreto, si un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto debe considerarse constituido exclusivamente por la “forma”.

A este respecto, en primer lugar, el TJUE delimita el concepto de “forma” en el contexto del Derecho de marcas como “un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio” y considera al respecto que no puede considerarse que un color en sí mismo pueda constituir una forma si no está delimitado en el espacio.

En cuanto a la marca registrada, el TJUE sostiene, contrariamente a las consideraciones del Abogado General Maciej Spuznar, que el contorno del zapato no forma parte de la marca, ya que lo que se persigue mediante su registro es la protección de un determinado color en un lugar específico del producto. Para apoyar tal conclusión, el TJUE señala que así se indica expresamente en la descripción realizada de la marca finalmente registrada.

A pesar de no afirmarlo expresamente, las consideraciones del TJUE parecen concebir la marca en cuestión como una marca de posición, admisibles en materia marcaria, según ha aceptado abiertamente la EUIPO.

Foto: Algunos ejemplos de marcas de posición procedentes de la propia Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”).

A la vista de la sentencia del TJUE, se confirma la tendencia dirigida a acoger el registro de nuevos tipos de marcas, en consonancia con un mercado que evoluciona hacia nuevas formas de distinguir los productos o servicios por parte de las empresas, formas que incluyen el registro de marcas sonoras, multimedia o, incluso, holográficas. En este caso, el TJUE admite la existencia de marcas consistentes en un determinado color aplicado a una parte específica del producto.

La presente publicación no constituye opinión profesional o asesoramiento jurídico de sus autores. 

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