Marcas Genéricas en Internet - El caso booking.com

Cuando una empresa está interesada en posicionar una marca, lo primero que debería evaluar es si realmente la marca puede obtener protección, es decir derechos exclusivos sobre el uso de la expresión en el mercado. Esta evaluación debe llevarse a cabo en dos frentes: (i) para el signo en sí mismo y si éste podría funcionar como marca, y (ii) para el signo frente a las marcas de otros competidores en el mercado.

En el caso concreto, la Oficina de Marcas de Estados Unidos (USPTO) rechazó el registro como marca de booking.com, con el argumento de que el término booking es genérico por lo cual no puede apropiarse por parte de un único agente en el mercado, pues eso significaría que ningún otro competidor podría usar la expresión booking para servicios de turismo.

La marca en estudio tiene además el sufijo .com, el cual es aún menos es apropiable porque es la extensión más usada para dominios de Internet en el mundo.

¿Puede entonces la combinación de estos dos elementos completamente genéricos, tener la fuerza suficiente para ser una marca? ¿Los consumidores podrían entender que booking.com no se refiere a la forma habitual con la cual se denominan los servicios, sino que podrían estos asociar la expresión con un origen empresarial específico?

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó que sí, que en efecto para los consumidores era claro que, en la mente del consumidor, booking.com se refiere no a cómo se identifica un servicio, sino a una empresa específica, diferente de sus consumidores.

En las normas colombianas de marcas, tenemos el concepto de distintividad adquirida. El concepto sobre si una marca es distintiva o es la forma genérica en la cual se describen los productos, es un concepto dinámico en el tiempo, y la norma entiende que la distintividad puede ganarse o perderse.

Booking.com empezó operaciones en 2006, es decir durante 14 años ha realizado grandes esfuerzos de publicidad y promoción para que el consumidor entienda que se trata de una empresa específica la que ofrece servicios bajo esta expresión.

En el caso contrario, es decir que la marca pierde distintividad, históricamente ha habido muchos casos en los cuales el gran éxito de un producto ha sido la condena la marca. Signos como Kleenex, Thermos, Oster, Jacuzzi, fueron tan exitosos e innovadores que, en la mente del consumidor, se volvieron la forma genérica de describir los productos. En estos casos los titulares de las marcas tuvieron que hacer grandes esfuerzos para hacer entender al consumidor que se trataba de una marca y no de una categoría de productos, para poder conservar la protección.

El caso de booking.com es también interesante porque el uso del sufijo .com para obtener protección, le abre la puerta a otros casos similares como Weather.com, Law.com, Wine.com and Hotels.com.

Todo es un tema de percepción. Tal y como indicó la famosa juez Ruth Ruth Bader Ginsburg en su sentencia: “Debido a que "Booking.com" no es un nombre genérico para los consumidores, no es genérico”. Es una conclusión clara y sencilla. Pero llegar a ella no debió serlo.