Títulos de obras y marcas registradas

Blanca Cortés y Javier Martínez de Aguirre

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la ausencia de riesgo de confusión en caso de que se utilice una marca registrada como título de una obra cinematográfica.

1. Hechos

El pasado 30 de diciembre de 2015 el Tribunal Supremo dictó sentencia (ponente Ignacio Sánchez Gargallo) en cuyo contenido se analizaba el conflicto generado por la utilización como título de una obra cinematográfica –y, por tanto, a priori susceptible de ser protegido por la propiedad intelectual– de una marca registrada.

Así, en el supuesto objeto de autos, la demandante solicitó la marca comunitaria “TEMPLARIO” para determinadas clases de productos y servicios –entre ellas, actividades de entretenimiento– y ello como parte del proceso de producción de la película «Templario. El Señor de Bembibre», basada en una de las más conocidas obras del escritor Enrique Gil y Carrasco.

Posteriormente, la demandada estrenaba en España la película «Templario», entendiendo la demandante que el uso de tal término infringía su derecho exclusivo de distinguir, entre otros, los servicios relativos a la producción de películas cinematográficas y entretenimiento.

Ante tales circunstancias, la demandante inició un proceso judicial por infracción de su marca comunitaria en el que se solicitaba a la demandada (i) el cese en la utilización de su marca; (ii) la retirada del tráfico o destrucción de todos los elementos en que se hubiera materializado la infracción; (iii) indemnización de daños y perjuicios causados con una cantidad equivalente al 10% de la cifra de negocio alcanzada con la comercialización de la película en España; así como (iv) la publicación de la sentencia en todos los diarios y revistas especializadas en cine de tirada nacional.

Si bien el Juez de lo Mercantil número 2 de Alicante –sentencia de 24 de enero de 2013– estimó parcialmente las pretensiones de la demandante, la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria, revocó dicha resolución mediante sentencia de 18 de julio de 2013.

2. El Derecho exclusivo de marca

A tenor de la legislación marcaria de aplicación al caso, la marca comunitaria otorga un derecho exclusivo a su titular, de carácter positivo –derecho a usar el signo en el tráfico económico– y negativo –facultad de prohibir a terceros el uso del signo registrado–.

Así, conforme al artículo 9.1 del Reglamento de Marca Comunitaria, el titular de la marca está facultado para prohibir que cualquier tercero utilice en el tráfico económico signos idénticos o similares siempre y cuando –sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12.11.2002, C-206/01; 16.11.2004, C-245/02; 06.10.2005, C-120/04; 25.01.2007, C-48/05; Y 11.09.2207, C-17/06–: (i) el uso se produzca en el tráfico económico; (ii) el uso tenga lugar sin el consentimiento del titular de la marca; (iii) la marca ajena se utilice para distinguir productos o servicios idénticos o similares para los que la marca esté registrada; y (iv) el uso menoscabe la función esencial de la marca –garantizar a los consumidores el origen empresarial de los productos o servicios–.

3. La resolución del Tribunal Supremo

Del análisis realizado por el Tribunal Supremo de los requisitos objeto de cita se desprende que el uso de una marca registrada como título de una película que se comercializa en España «no deja de ser un acto realizado en el tráfico económico, en la medida en que se trata de una actividad económica (…) con ánimo de lucro». Por lo demás, la explotación que de la marca se había realizado en el mercado como título de una obra cinematográfica no coincidía con los productos o servicios para los que la marca había sido registrada y para los que, en consecuencia, la marca había obtenido la correspondiente protección.

Por último, aun partiendo el Tribunal Supremo de que el riesgo de confusión incluye asimismo el riesgo de asociación –esto es, la posibilidad de que el público pueda creer que los productos o servicios tienen un mismo origen empresarial– consideró que “el uso del término «Templario» como título de una obra cinematográfica no encierra una conexión idónea para indicar el origen empresarial de la película” cuál sería el caso de la identidad de la productora o del distribuidor en España; bien al contrario, el Alto Tribunal estimó que el título “guarda relación (…) con el contenido de la obra, de tal forma que para un consumidor medio (…) no resulta idóneo para generar confusión”.

En esencia, el supuesto objeto de análisis no genera un uso de carácter marcario, si bien la explotación de marcas ajenas para productos o servicios relacionados con un proyecto cinematográfico que vayan más allá del mero uso como título sí podría vulnerar derechos exclusivos de terceros.

La presente publicación no constituye opinión profesional o asesoramiento jurídico de sus autores.