Attuato in Italia il c.d. “Pacchetto marchi”

L’8 marzo 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 20 febbraio 2019 n. 15, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario”.

Il Decreto, che prevede la modifica di alcune disposizioni del Codice della Proprietà Industriale e l’inserimento nel medesimo Codice di nuove disposizioni, entrerà in vigore il 23 marzo prossimo e introdurrà novità rilevanti nell’attuale disciplina dei marchi.

L’obiettivo perseguito è quello di rafforzare la protezione dei diritti dei titolari di marchi, nonché di compiere un importante passo avanti verso una più completa armonizzazione delle legislazioni europee in materia IP, indispensabile per garantire alle imprese europee una maggiore competitività nel mercato globale.

Si riportano di seguito alcune delle novità più significative.

Abolizione del requisito della rappresentabilità grafica del marchio.

Viene abolito il requisito della rappresentabilità grafica del marchio previsto, quale presupposto per la registrazione, dall’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale. D’ora in avanti, dunque, sarà possibile registrare anche i marchi non suscettibili di rappresentazione grafica, purché atti ad essere rappresentati nel registro in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

Marchi di certificazione.

Viene introdotto l’art. 11 bis, volto a disciplinare i c.d. marchi di certificazione, vale a dire i marchi aventi la funzione di attestare che i prodotti o i servizi che ne sono contraddistinti rispettino determinate caratteristiche prestabilite, relative, ad esempio, ai materiali, alla qualità, alle procedure di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio.

Nuovi impedimenti alla registrazione.

Viene modificato l’art. 14 del Codice della Proprietà Industriale attraverso l’aggiunta di nuovi impedimenti alla registrazione. In particolare, non potranno costituire oggetto di registrazione i segni in conflitto con le denominazioni d’origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali per vini e le specialità tradizionali garantite. Ugualmente, non potranno costituire oggetto di registrazione i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedente registrata.

Marchi rinomanti.

Vengono rafforzate le tutele in materia di marchi rinomanti. Infatti, in base alla nuova versione dell’art. 20, comma 1, lett. c), del Codice della Proprietà Industriale, il titolare di un marchio d'impresa registrato che goda nello stato di rinomanza ha il diritto di vietare ai terzi l’uso nell'attività economica di un segno identico o simile al marchio registrato, se l'uso del segno consenta senza giusto motivo di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi, anche nell’ipotesi in cui tale uso avvenga a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti e servizi.

Atti preparatori alla contraffazione.

Al comma 2 dell’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale viene previsto il diritto del titolare di un marchio d’impresa registrato di vietare a terzi di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare. I diritti di esclusiva del titolare del marchio d’impresa registrato vengono, dunque, rafforzati grazie alla introduzione del divieto dei c.d. atti preparatori alla contraffazione.

Legittimazione del licenziatario.

Con l’introduzione nel Codice della Proprietà Industriale dell’art. 122 bis viene regolamentata la legittimazione del licenziatario all’azione di contraffazione. Più precisamente, fatte salve eventuali previsioni sul punto contenute nel contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione relativa al marchio oggetto di licenza soltanto con il consenso del titolare del marchio. Tuttavia, il titolare di una licenza esclusiva può avviare detta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati. Viene fatta salva, in ogni caso, la facoltà del licenziatario che intenda ottenere il risarcimento dei danni subiti di intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio.

Procedimenti amministrativi di decadenza e nullità dei marchi di impresa.

Viene introdotta nel Codice della Proprietà Industriale la Sezione II bis volta a disciplinare agli artt. 184 bis–184 decies i procedimenti di decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati innanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Si tratta di una novità assoluta, finalizzata a semplificare l’accertamento della decadenza o il conseguimento della dichiarazione di nullità attraverso il ricorso al procedimento amministrativo e senza pregiudizio alcuno circa la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 120 del medesimo Codice. Il coordinamento tra procedimento amministrativo e procedimento giudiziario viene disciplinato dall’art. 122, come modificato dal Decreto in esame.