AdWords: niet alleen Google, maar ook adverteerder loopt vrij

Het Hof van Justitie EU heeft op 8 juli beslist dat wederverkopers van (tweedehands) merkproducten die een merknaam als AdWord bij Google opgeven geen inbreuk maken op de rechten van de producent/merkhouder. Hiermee heeft het Hof de recente uitspraken in de zaken Google/Louis Vuitton en Bergspechte bevestigd.

Google AdWords

Menig bedrijf maakt gebruik van reclame op het internet via zoekwoorden, de zogeheten "keyword advertising". Google is met de betaalde zoekmachineadvertentiedienst AdWords de marktleider op dit gebied. De adverteerder kan één of meerdere zoekwoorden selecteren die een advertentielink naar zijn website laten verschijnen in de rubriek gesponsorde links. Deze zoekwoorden worden door Google gesuggereerd en omvatten dikwijls ook geregistreerde merken van derden.

Tegen wie kan een merkhouder optreden indien zijn merk in een AdWord wordt gebruikt? Het Hof van Justitie heeft in twee recente arresten al beslist dat Google, door het aanbieden van AdWords, geen inbreuk maakt op de rechten van de merkhouder. Het gebruik van AdWords doet namelijk (in beginsel) geen afbreuk aan de "reclamefunctie" van het merk.
Wél kan afbreuk worden gedaan aan de "herkomstfunctie", indien de advertentie van de derde bij de gemiddelde internetgebruiker de indruk wekt dat tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat. Dat was de inzet in de Portakabin/Primakabin zaak.

Tweedehands Portakabins

In de Portakabin/Primakabin zaak ging het om de vraag of de adverteerder inbreuk maakte door de merknaam van een concurrerend product als AdWord op te geven. Van belang in deze zaak is het feit dat Primakabin handelt in o.a. tweedehands Portakabins. Het Hof oordeelt, in lijn met vaste jurisprudentie, dat het de adverteerder is toegestaan om reclame te maken bij verkoop van tweedehands merkproducten. Daarbij mag de adverteerder merk-AdWords gebruiken. Met deze uitspraak trekt het Hof de lijn door naar de online wereld. De adverteerder mag in zijn advertenties aangeven dat de aangeboden merkartikelen "gebruikt" of "tweedehands" zijn, zonder afbreuk te doen aan de herkomstfunctie of de reputatie van het merk.

Wanneer is er wel sprake van merkinbreuk?

In welke gevallen levert het gebruik van een merk-AdWord wel merkinbreuk op? De wederverkoper mag bijvoorbeeld niet adverteren voor producten waarop het merk is verwijderd of vervangen door een etiket met zijn eigen merk. Van belang is dat het merk-AdWord wel mag worden gebruikt in een advertentie voor een website waarop naast de tweedehands merkgoederen ook andere goederen worden verhandeld. De adverteerder moet daarbij wel er op letten dat de wederverkoop van merkproducten gelet de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit van die andere producten de reputatie van het merk niet schaadt.

Conclusie

Al met al staat nu onomstreden vast dat het gebruik van AdWords merkgebruik is. Of er al dan niet sprake is van merkinbreuk hangt uiteindelijk af van de vraag of er afbreuk wordt gedaan aan één van de wezenlijke functies van het merk. De hoofdregel is dat merk-AdWords zijn toegestaan, maar dat ligt anders indien de advertentie door het gebruik van andermans merk misleidend is. Het blijft nog steeds oppassen geblazen, tweedehands goederen of niet.