Bescherming van beschrijvende handelsnamen

In de vorige Newsflash (nr. 3 / 2009) werd een artikel gewijd aan de handelsnaamrechtelijke bescherming van domeinnamen. Daarbij kwam de vraag aan de orde wanneer het gebruik van domeinnamen als handelsnaam kan kwalificeren. Een andere veel terugkerende vraag in het handelsnaamrecht is in hoeverre beschrijvende handelsnamen bescherming genieten onder de Handelsnaamwet.

Beschrijvende handelsnamen toegestaan
Vooropgesteld: een beschrijvende handelsnaam is op zichzelf toegestaan. Er is geen rechtsregel die voor de geldigheid van een handelsnaam vereist dat deze een zekere mate van originaliteit of onderscheidendheid heeft. Dit is dus anders dan bij merken: om voor registratie en daarmee bescherming in aanmerking te komen, moet een merk voldoende 'onderscheidend vermogen' hebben. Maar deze eis geldt dus niet voor handelsnamen. Een handelsnaam kan dan ook prima uit louter beschrijvende termen bestaan.

Beschermingsomvang
De volgende vraag is dan in hoeverre een dergelijke handelsnaam bescherming geniet. Net als in het merkenrecht geldt ook voor handelsnamen: hoe onderscheidender de naam, hoe ruimer de bescherming tegen vergelijkbare handelsnamen. Een nogal beschrijvende handelsnaam zal juist vaak al bij een geringe afwijking een andere gelijkende handelsnaam naast zich moeten dulden. In de rechtspraak wordt nogal eens geworsteld met de vraag in welke mate handelsnamen die in zekere mate beschrijvend zijn, bescherming kunnen genieten.

Een mooi voorbeeld is de recente zaak tussen Sport Direct B.V. (hierna: SD) en Sports Direct International B.V. (hierna: SDI). Beide ondernemingen houden zich bezig met de handel in sportartikelen, zowel via dealers of retailers, alsook via hun webwinkels www.SportDirect.com resp. www.sportsdirect.com. SD startte een kort geding tegen SDI waarin zij vorderde dat het SDI werd verboden om de handelsnaam Sportsdirect.com te gebruiken aangezien deze volgens SD inbreuk maakte op haar handelsnamen Sport Direct en SportDirect.com.

Handelsnaam mag taal niet monopoliseren
In eerste instantie had de Voorzieningenrechter te Breda (18 december 2007) de vorderingen van SD afgewezen onder verwijzing naar het algemene belang tot vrijhouding van beschrijvende aanduidingen. Ten onrechte, want dit 'vrijhoudingsbelang' is een toets afkomstig uit de merkenrechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Bij handelsnamen geldt dit echter niet, die kunnen juist wel beschrijvend zijn en ook dan enige bescherming genieten.

In hoger beroep vernietigt het Gerechtshof Den Bosch deze uitspraak dan ook terecht en wijst de vorderingen van SD alsnog toe. Het Hof overweegt daartoe dat voor handelsnamen de lagere drempel van de zogenaamde 'monopoliseringsleer' geldt: een handelsnaam mag niet de taal monopoliseren, zodat de in een handelsnaam voorkomende gangbare woorden en beschrijvende aanduidingen in beginsel ook door anderen mogen worden gevoerd. Daarbij moet echter wel steeds per geval worden bekeken of er tussen dergelijke, in zekere mate beschrijvende handelsnamen geen verwarring bij het publiek te duchten is.

Combinatie van gangbare woorden wel beschermbaar
Het Hof stelt vast dat het woord "sport" als beschrijvend kan worden gezien voor de producten waarin SD en SDI handelen, en ook het woord "direct" is mogelijk beschrijvend (voor de rechtstreekse verkoop aan consumenten). Bij bescherming van de combinatie van die twee termen als handelsnaam van SD is volgens het Hof echter van 'monopolisering' geen sprake. Het staat SDI, en ook andere concurrenten van SD, immers vrij om het woord "sport" en/of het woord "direct" in haar handelsnaam te voeren. Echter, het gebruik van dezelfde woordcombinatie - in dezelfde volgorde, zonder nadere wijzigingen of toevoegingen, anders dan een tussen-'s' - waardoor de handelsnaam van SDI vrijwel identiek is aan die van SD, is niet toegestaan. Het gebruik van deze twee handelsnamen naast elkaar levert volgens het Hof verwarringsgevaar op.

Het Hof overweegt in dit verband dat SD en SDI de enige zijn die deze woordcombinatie als handelsnaam gebruiken, terwijl er in Nederland vele ondernemingen met andere namen zijn die sportartikelen al dan niet via internet verkopen. Niet alleen onderstreept dit het verwarringsgevaar, ook geeft dit aan dat SDI met een verbod op (alleen) de bedoelde woordcombinatie niet ongerechtvaardigd wordt belemmerd in haar mogelijkheden om een andere passende handelsnaam te kiezen.