Home / Publicaties / Geen extra voorwaarden aan zelfbeperkingsrecht Europese...

Geen extra voorwaarden aan zelfbeperkingsrecht Europese octrooihouder

21/10/2008

In deNewsflash Intellectueel eigendom / ICT nr. 9 van- december 2007 hebben wij aandacht besteed aan het gewijzigde Europees Octrooiverdrag (EOV 2000) dat die dag in werking was getreden. Wij spraken de verwachting uit dat het EOV 2000 van invloed zal zijn op de zogenoemde "Spiro/Flamco" leer van de Hoge Raad. Deze verwachting is uitgekomen, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Haagse rechtbank (8 oktober 2008, Boston/EGP).

Spiro/Flamco leer: grenzen aan zelfbeperkingsrecht octrooihouder
In veel octrooizaken vordert de wederpartij nietigverklaring van het door de octrooihouder ingeroepen octrooi, bijvoorbeeld wegens gebrek aan inventiviteit of nieuwheid. De octrooihouder heeft dan de mogelijkheid om zijn octrooi in te perken (gedeeltelijk nietig te laten verklaren) door de conclusies te wijzigen, voor wat betreft die onderdelen van het octrooi die niet inventief of nieuw zijn. Dit wordt ook wel het "zelfbeperkingsrecht" van de octrooihouder genoemd.

In het Spiro/Flamco arrest van 9 februari 1996 had de Hoge Raad bepaald dat de octrooihouder slechts een wijziging mag aanbrengen in de conclusies van een octrooi indien - kort gezegd - deze wijziging voorzienbaar is voor de vakman. Dit bracht met zich mee dat een octrooihouder die zich geconfronteerd zag met een nietigheidsverweer, slechts beperkte mogelijkheden had om zijn octrooi in te perken en daarmee "van de ondergang te redden".

Spiro/Flamco leer geldt niet voor Europese octrooien
In de bovengenoemde uitspraak van de Haagse rechtbank is bepaald dat de Spiro/Flamco leer niet langer van toepassing is op Europese octrooien. Dit betekent dat de Nederlandse wetgever of rechter het zelfbeperkingsrecht van de Europese octrooihouder niet meer mag begrenzen.

De Europese octrooihouder heeft nu dus het recht om bij nietigheidsbezwaren een voorstel te doen om zijn octrooi in te perken, net zoals dat in een Europese oppositieprocedure het geval is, zonder dat daar verder nationale voorwaarden (wettelijke of jurisprudentiële) aan kunnen worden gesteld. Hiermee wordt verdergaande harmonisatie bereikt met betrekking tot de nationale nietigheidsprocedures en de centrale oppositieprocedures in München. Dit alles wel met de nuancering dat er nog hoger beroep openstaat tegen deze uitspraak.

Ook buiten procedures om inperking Europees octrooi mogelijk
Het EOV 2000 geeft bovendien de houders van een Europees octrooi ook buiten nietigheids- en oppositieprocedures om, de mogelijkheid om het octrooi voor alle landen waarvoor het is verleend vrijwillig in te perken.

Een positieve ontwikkeling voor de octrooihouders dus. Overigens zal de rechter een door de octrooihouder ingeperkt Europees octrooi wel opnieuw toetsen aan de eisen die voor elk octrooi gelden. Dit zijn de vereisten met betrekking tot octrooieerbaarheid, nawerkbaarheid, toegevoegde materie en uitbreiding van de beschermingsomvang.

Auteurs

De foto van Rogier de Vrey
Rogier de Vrey
Counsel / Head of IP
Amsterdam