Home / Publicaties / Gemeenschapsmerk bekend in één lidstaat kan worden...

Gemeenschapsmerk bekend in één lidstaat kan worden beschouwd als ‘bekend gemeenschapsmerk'

12/11/2009

Het Europese Hof van Justitie ('het Hof') heeft op 6 oktober 2009 geoordeeld dat een gemeenschapsmerk (Europees merk) dat (slechts) in één lidstaat van de EU grote bekendheid geniet, beschouwd moet worden als een bekend gemeenschapsmerk.

Het Hof deed haar uitspraak in het kader van een geschil tussen de Oostenrijkse bedrijven PAGO en Tirolmilch. PAGO heeft sinds 2001 een gemeenschapsbeeldmerk voor onder meer vruchtendranken en vruchtensappen. Het essentiële bestanddeel van het merk is de afbeelding van een groene glazen fles met een kenmerkend etiket en een kenmerkende dop. In die fles verkoopt PAGO vruchtensap. Het specifieke beeldmerk van PAGO is in heel Oostenrijk zeer bekend. Op enig moment gaat Tirolmilch haar vruchtensap met melkwei verkopen in twee soorten flessen die vergelijkbaar zijn met de fles van PAGO.

PAGO maakt op grond van haar gemeenschapsmerk bezwaar tegen het gebruik van de flessen en het maken van reclame waarbij de flessen worden afgebeeld. Zij doet dat ondermeer op basis van artikel 9 lid 1 sub c van de Gemeenschapsmerkenverordening. De bescherming van dat artikel wordt alleen geboden aan houders van een in de gemeenschap bekend merk.

Omdat PAGO een verbod op het gebruik van de (afbeelding van) flessen van Tirolmilch heeft gevraagd voor de gehele Gemeenschap en haar gemeenschapsmerk alleen in Oostenrijk bekend is, rees bij de Oostenrijkse rechter de vraag of er wel een totaalverbod kan worden opgelegd (op grond van genoemd artikel) als het gemeenschapsmerk slechts in één lidstaat bekend is. De Oostenrijkse rechter heeft die vraag voorgelegd aan het Hof.

Het Hof overweegt dat het begrip 'bekend' een zekere mate van vertrouwdheid veronderstelt bij het relevante publiek. Het relevante publiek is het publiek waarop het merk is gericht. Afhankelijk van de onder het merk aangeboden waar of dienst is dat het grote publiek of een specifiek publiek. In een eerder arrest heeft het Hof reeds bepaald dat de vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer het gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

De nationale rechter dient, alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking nemende, na te gaan of het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek. Wat het territoriale aspect betreft is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan, aldus het Hof in haar eerdere arrest, wanneer het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de gemeenschap.

In de PAGO/Tirolmilch-zaak staat vast dat het gemeenschapsmerk van PAGO op het gehele grondgebied van Oostenrijk bekend is. In dat geval kan volgens het Hof dat grondgebied beschouwd worden als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de gemeenschap. Het gemeenschapsmerk van PAGO kwalificeert dus als een in de gemeenschap bekend merk.

De nationale rechter moet nu beslissen of PAGO op grond van het artikel 9 lid 1 sub c van de Gemeenschapsmerkenverordening Tirolmilch ook daadwerkelijk het verhandelen van haar producten in de hele Europese Gemeenschap kan verbieden. Dat zal het geval zijn als Tirolmilch zonder geldige reden in het economisch verkeer gebruik maakt van een met het merk van PAGO overeenstemmend teken, en Tirolmilch door het gebruik van dat teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van PAGO.

Auteurs

De foto van Marcoline van der Dussen
Marcoline van der Dussen
Advocaat
Amsterdam