Moeten slaafse nabootsers ook zelf slaafs nabootsen?

In principe mag een bedrijf een product van een ander bedrijf dat niet meer wordt beschermd door een recht van intellectuele eigendom nabootsen. Onder bepaalde omstandigheden kan zo’n nabootsing echter toch onrechtmatig zijn. Men spreekt dan van slaafse nabootsing.

Eisen slaafse nabootsing

Wil een vordering tot slaafse nabootsing bij de rechter slagen dan moet aan een aantal eisen worden voldaan. De eerste is dat het nagebootste product onderscheidend is, d.w.z. een eigen plaats op de markt inneemt. De tweede eis is dat door de nabootsing verwarring bij het publiek wordt gesticht of verwarring bij het publiek valt te duchten. Het derde en laatste criterium ziet op de vraag of de nabootser alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Indien het mogelijk is, is de nabootser verplicht, om zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het betrokken product afbreuk te doen, op bepaalde punten een andere weg in te slaan.

Extra vereiste?

De vraag kan worden gesteld of, voor het leerstuk van slaafse nabootsing een (extra) vereiste geldt, namelijk dat de vermeende nabootser zélf de feitelijke nabootsingshandeling moet hebben verricht of moet hebben laten verrichten. Deze vraag is aan de orde gekomen in een recent arrest van het Hof Den Bosch.

Achtergrond

Melano, ontwerpt, produceert en verkoopt sinds 2004 sieraden in de door haar genoemde “Stainless” serie, bestaande uit ringen, hangers en oorbellen. De sieraden kenmerken zich door een systeem van uitwisselbaarheid. Gebruikers van deze sieraden hebben de mogelijkheid verschillende (edel)stenen en balletjes te plaatsen. Tang, importeert en verkoopt eveneens sieraden. Vanaf eind 2009/2010 verkoopt Tang sieraden onder de naam Eligo. Ook deze sieraden zijn uitwisselbaar uitgevoerd, zodat in elk sieraad verschillende stenen kunnen worden geplaatst.

Melano is van mening dat de Eligo sieraden van Tang een imitatie zijn van de sieraden van Melano. Zij vordert onder meer een verbod gebaseerd op auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing. De Rechtbank Den Bosch wijst beide vorderingen af, wat slaafse nabootsing betreft omdat Melano niet voldoende heeft onderbouwt dat haar product een eigen plaats op de markt inneemt, noch dat sprake zou zijn van (onvermijdbare) verwarring bij het publiek.

In hoger beroep voorziet Melano haar beroep op slaafse nabootsing van nadere onderbouwing. Desondanks wijst ook het Hof de vorderingen gebaseerd op slaafse nabootsing af, primair omdat niet is komen vast te staan dat Tang de Melano sieraden (zelf) heeft nagebootst. Tang had gesteld dat zij de Eligo sieraden als gereed product in Hong Kong had gekocht en geen opdracht had gegeven de Melano sieraden te kopiëren.

Commentaar

Het Hof neemt in dit arrest aan dat Tang niet verantwoordelijk is voor de slaafse nabootsing van de producent van de sieraden. Het Hof lijkt te oordelen dat er geen slaafse nabootsing kán zijn zolang de vermeende nabootser niet zelf de feitelijke handeling van het nabootsen voor zijn rekening neemt of dit in opdracht door een derde laat doen. Het Hof baseert zich waarschijnlijk hierbij op de arresten over slaafse nabootsing van de Hoge Raad. In het basisarrest van de Hoge Raad, dat zag op de nabootsing van een verrijdbare kraan met de naam Hyster Karry Krane, wordt de term ‘nabootsing’ vrij neutraal geformuleerd. Uit de latere arresten van de Hoge Raad lijkt naar voren gekomen dat het leerstuk wordt toegespitst op de eigen gedraging van de nabootsende concurrent. Maar of dit ook de bedoeling van de Hoge Raad is, is nog maar zeer de vraag. Een enkele lagere rechter heeft ook wel eens de weg van het Hof gekozen, maar een rode lijn is op dit punt niet uit de rechtspraak op te
maken.

Door diverse auteurs wordt over deze vraag (in overwegende mate) anders gedacht; doorgaans wordt er op gewezen dat de kern van het slaafse leerstuk is dat het onrechtmatig is om (nodeloos) verwarringsgevaar te veroorzaken. Wie de feitelijke nabootsingshandelingen verricht wordt als niet relevant gekenmerkt.

Praktische oplossing?

Alles overziende kiest het Hof kiest in deze zaak voor een praktische oplossing waar het (internationale) handelsverkeer mee gebaat is. In het handelsverkeer is het mogelijk dat een bedrijf producten koopt die zijn nagebootst terwijl die daar geen weet van heeft en wellicht ook na redelijk onderzoek niet achter had kunnen komen. Toch is het op zijn minst twijfelachtig of de drempel die het Hof hier opwerpt, gezien de rechtspraak van de Hoge Raad, wel juist is.