Home / Publicaties / 'Normaal gebruik' MKB-merken op de tocht?

'Normaal gebruik' MKB-merken op de tocht?

18/03/2010

Op 15 januari 2010 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in een oppositiebeslissing het volgende geoordeeld: het gebruik van een Gemeenschapsmerk alleen in Nederland is onvoldoende om te kunnen spreken van het voor instandhouding van een merk vereiste 'normaal gebruik' van dat merk in de EU. Met als gevolg dat het betreffende merk vervallen verklaard kan worden wegens niet-gebruik. Een oordeel dat nogal wat wenkbrauwen heeft doen fronsen. Gaat het Benelux-Bureau hiermee niet op de stoel van het Europese Hof van Justitie zitten? En betekent dit nu dat ook houders van Benelux-merken die slechts lokaal worden gebruikt (bijvoorbeeld door het MKB) moeten vrezen voor vervallenverklaring van hun merk?

Gebruik van een merk na inschrijving

Om een (ouder) merk tegen een derde in te kunnen roepen is inschrijving van dat merk in het betreffende merkenregister vereist. Maar met een merkregistratie alleen ben je er nog niet. De merkhouder zal zijn merk vervolgens wel 'normaal' moeten gebruiken om het merk in stand te houden. Indien een geregistreerd merk gedurende 5 jaar niet normaal wordt gebruikt, kan het merk namelijk (door het betreffende merkenbureau, op vordering van een derde) vervallen worden verklaard. De bedoeling van deze regel is te voorkomen dat de merkenregisters vol blijven staan met ongebruikte merken, die desondanks niet vrij zijn voor anderen om te worden gebruikt zolang ze ingeschreven blijven.

Normaal gebruik

In de zaak Ansul/Ajax (11 maart 2003) heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat van 'normaal gebruik' van een merk sprake is wanneer het gebruik erop gericht is om een reële commerciële afzet voor de betreffende waren of diensten te vinden of te behouden. In het arrest La Mer (27 januari 2004) voegde het Europese Hof hieraan toe dat wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, zelfs een gering gebruik van een merk of gebruik door slechts één importeur al kan volstaan om van normaal gebruik te spreken. In Vitafruit (11 mei 2006) oordeelde het Hof dat er geen minimale kwantitatieve drempel voor normaal gebruik bestaat.

Uit de rechtspraak van het Europese Hof volgt dat slechts een zeer beperkte mate van gebruik van een merk al voldoende kan zijn om de 'normaal-gebruikdrempel' te halen, en daarmee voldoende om het merk in stand te houden. Dit geldt zowel voor nationale merken (waarop de hierboven aangehaalde rechtspraak zag), waaronder Benelux-merken, alsook voor Gemeenschapsmerken.
In de Gemeenschap

Bij een nationaal merk gaat het dan natuurlijk om normaal gebruik in het betreffende land. Bij een Gemeenschapsmerk dient echter sprake te zijn van normaal gebruik in de Gemeenschap (zie art. 15 jo. 50 lid 1 sub a Gemeenschapsmerkenverordening). Maar wanneer is hiervan sprake? Is gebruik in een groot deel van de EU nodig, of volstaat gebruik al in slechts een klein gebied om van 'normaal gebruik in de Gemeenschap' te kunnen spreken?

In de zogenoemde 'Joint Statements' (toelichting bij de Verordening) hebben de Europese Raad en Commissie aangegeven dat wat hen betreft normaal gebruik in één lidstaat voldoende is om van normaal gebruik in de Gemeenschap te kunnen spreken. Met andere woorden: slechts beperkt (commercieel) gebruik in één EU-land volstaat om een Gemeenschapsmerk (met gelding in de gehele EU) in stand te houden.

Het OHIM, het Europese merkenbureau, gaat zelfs nog verder: gebruik in slechts een gedeelte van één enkele lidstaat kan al voldoende zijn ter bewijs van normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk, zo staat te lezen in de OHIM oppositierichtlijnen.

ONEL tegen OMEL

In de recente ONEL/OMEL zaak had de houder van het oudere Gemeenschapsmerk OMEL oppositie ingesteld tegen inschrijving van het Benelux merk ONEL (beide woordmerken, ingeschreven voor exact dezelfde diensten). De Benelux-deposant erkende het normaal gebruik van het oudere Gemeenschapsmerk ONEL in Nederland, maar verlangde ook bewijs van gebruik buiten Nederland. Onder verwijzing naar de Joint Statements en OHIM oppositierichtlijnen, stelde de opposant echter dat bewijs van gebruik van een Gemeenschapsmerk in één land (Nederland) volstaat.

Het BBIE is het daar echter opmerkelijk genoeg niet mee eens. Zij overweegt daartoe, kort gezegd, dat de Joint Statements niet bindend zijn, en dat 'het gelijkstellen van het grondgebied van de Gemeenschap met dat van één lidstaat' tot onwenselijke en onrechtvaardige resultaten kan leiden en op gespannen voet lijkt te staan met het principe in de Verordening dat de Gemeenschap als één territoir moet worden beschouwd. Het BBIE stelt in dit verband dat na de recente uitbreiding van de EU tot 27 lidstaten de huidige omvang van het grondgebied en de bevolking van de EU zo groot is, dat gebruik in één lidstaat in wezen neer zou komen op slechts lokaal gebruik. Dergelijk beperkt gebruik rechtvaardigt volgens het BBIE niet dat een merk onverkort bescherming zou (blijven) genieten in het gehele territoir van de Gemeenschap. 'Alles in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat de in de Joint Statements vermelde opvatting dat normaal gebruik in één land per definitie instandhoudend gebruik oplevert, niet kan stand houden.'

Kanttekeningen

Bij deze beslissing van het BBIE zijn enige kanttekeningen te maken. Allereerst kan men zich afvragen of het aan het BBIE is om nadere uitleg c.q. invulling te geven aan begrippen in de Gemeenschapsmerkenverordening, zeker wanneer een dergelijke uitleg rechtstreeks indruist tegen de opvatting van de Europese wetgever. Dit is veeleer de taak en bevoegdheid van het Europese Hof van Justitie.

Verder zijn er critici die vrezen dat deze beslissing zou impliceren dat het BBIE over het normaal gebruik van een Benelux-merk in voorkomend geval vergelijkbaar zal oordelen: dat het gebruik van een Benelux-merk bijvoorbeeld alleen in Nederland, of zelfs een gedeelte daarvan, niet zal volstaan om het merk in stand te houden. Dit zou mij echter verbazen. Allereerst is de Benelux-markt een heel andere dan de Gemeenschapsmarkt, niet alleen in omvang, maar ook wat betreft dynamiek, opbouw, en talen. Bovendien heeft de houder van slechts 'lokaal' gebruikt Gemeenschapsmerk een alternatief: een nationale merkregistratie. Een dergelijk alternatief is er niet voor de vele MKB-bedrijven die al sinds jaar en dag met hun Benelux-merk slechts lokaal actief zijn. Ik kan mij dan ook niet voorstellen dat het BBIE, in afwijking van de common practice, alle slechts lokaal gebruikte Benelux-merken ineens aan verval bloot zal stellen.