Vergelijkende reclame versus merkenrecht

25/06/2008

Onlangs is aan het Europese Hof de vraag voorgelegd of een adverteerder in zijn vergelijkende reclame gebruik kan maken van de beschermde merken van zijn concurrent, zonder daarmee inbreuk op de rechten van de merkhouder te maken. In het Europese recht en daarmee ook in het daar van afgeleide Nederlandse geldende recht was namelijk een ogenschijnlijk tegenstrijdige situatie ontstaan.

Aan de ene kant bepaalt de Europese Merkenrichtlijn namelijk dat de merkhouder (onder voorwaarden) een ieder het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk kan verbieden. Terwijl de Europese Richtlijn op het gebied van Vergelijkende Reclame bepaalt dat een adverteerder mits voldaan aan bepaalde voorwaarden zijn producten of diensten met die van de concurrent moet kunnen vergelijken.

Om te kunnen vergelijken moet je in ieder geval kenbaar kunnen maken met wie je vergelijkt. Dikwijls impliceert dat, dat je het merk van je concurrent moet noemen. Het arrest inzake O2 tegen Hutchison 3G, dat het Europese Hof op 12 juni 2008 wees, ging in op deze kwestie en verduidelijkt het probleem.

O2/ Hutchison 3G

O2 is een van de grootste aanbieders van mobiele telefoondiensten. O2 gebruikt op verschillende wijze beelden van 'bubbels' om haar diensten te promoten bij het publiek. Deze bubbels heeft O2 als beeldmerken geregistreerd voor onder andere de UK. Vaststaat dat op het gebied van mobiele telefonie de consumenten de beelden van bubbels in het water associëren met de door O2 verstrekte diensten.

H3G biedt onder de naam "3" en de naam 'Threepay' eveneens mobiele telefoniediensten aan. In 2004 startte H3G een reclamecampagne. Daartoe liet zij televisiespots uitzenden waarin de prijs van haar diensten met die van O2 werd vergeleken. Deze televisiereclame begon met het tonen van de naam "O2" en van zwart-witbeelden van bewegende bubbels, waarna beelden van "Threepay" en "3" werden getoond met de boodschap dat de diensten van H3G in een bepaald opzicht goedkoper zijn dan die van O2.

O2 verweet H3G inbreuk te hebben gemaakt op haar bubbelmerk en stelde hiertegen beroep in bij The High Court of Justice (UK).

Hoger Beroep

In het kader van het geding heeft O2 erkend dat de prijzen in de omstreden reclame correct werden vergeleken en dat deze reclame, in haar geheel beschouwd, niet misleidend was. De omstreden reclame suggereerde niet dat er een commercieel verband bestond tussen O2 en H3G. De vorderingen wegens merkinbreuk werden afgewezen.

O2 heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij The Court of Appeal. In het kader van dat hoger beroep heeft The Court of Appeal, het Europese Hof van Justitie gevraagd om de verhouding tussen Europese Richtlijn op het gebied van Vergelijkende Reclame en de Europese Merkenrechtrichtlijn nader uit te leggen. Met name heeft The Court of Appeal aan het Europese Hof gevraagd of het merk van een concurrent gebruikt mag worden in vergelijkende reclame, als door dat vergelijkende merkgebruik geen verwarring ontstaat tussen de adverteerder en de concurrent.

Overweging van het Europese Hof

Het Europese hof overweegt dat de Gemeenschapswetgever de vergelijkende reclame heeft willen stimuleren. Daarbij heeft de Gemeenschapswetgever erop gewezen dat vergelijkende reclame in het belang van de consument een stimulans kan vormen voor de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en dat de vergelijkende reclame een gewettigd middel kan zijn om de consumenten over hun voordelen voor te lichten. De noodzaak om vergelijkende reclame te stimuleren brengt mee dat het door het merk toegekende recht in zekere mate dient te worden beperkt.

Om de bescherming van de ingeschreven merken te verzoenen met het gebruik van diezelfde merken in vergelijkende reclame moet de Merkenrichtlijn als volgt  worden uitgelegd. De houder van een ingeschreven merk is niet gerechtigd  aan een derde het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, in vergelijkende reclame te verbieden (voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven) indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek.

Conclusie

Kortom de adverteerder mag het merk van zijn concurrent in zijn vergelijkende reclame gebruiken, mits er geen verwarring ontstaat tussen de adverteerder en de concurrent.