Advocaat-generaal redt Nederlandse grensoverschrijdende octrooipraktijk

Jarenlang was de Nederlandse rechter zeer populair bij octrooihouders als forum voor internationale octrooiprocedures. De gespecialiseerde Haagse octrooirechters toonden zich bereid om grensoverschrijdende inbreukverboden uit te vaardigen. Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2006 haalde een streep door deze bloeiende cross-border praktijk. De Advocaat Generaal van het Europese Hof heeft echter recentelijk een helpende hand uitgestoken.

Europees octrooi

Er bestaat op dit moment al een Europees octrooi, maar de term is enigszins misleidend. Een Europees octrooi is niet meer dan een bundel nationale octrooien. Als er inbreuk wordt gemaakt op een dergelijk octrooi dan moet de octrooihouder in principe in elk land een aparte procedure starten. Een dure grap, erg omslachtig en onpraktisch omdat de vermeende inbreukmaker vaak hetzelfde bedrijf is dat in de verschillende Europese landen doorgaans middels hetzelfde product inbreuk op het Europees octrooi maakt.

Spin in het web doctrine

In de jaren negentig hebben de gespecialiseerde Haagse octrooirechters in reactie op deze problematiek zich bevoegd verklaard om grensoverschrijdende inbreukverboden toe te wijzen. In 1998 zijn middels de zogenaamde 'spin in het web'-doctrine de toegangseisen voor deze cross-border praktijk aangescherpt. In het kort houdt deze doctrine in dat grensoverschrijdende verboden mogelijk zijn voor de situatie waarin meerdere buitenlandse gedaagden in dezelfde zaak worden gedagvaard en die gedaagden handelen op instructie van een in Nederland gevestigde gedaagde.

Streep door de rekening

In de zaak Roche Nederland/Primus van 2006 heeft het Europese Hof deze 'spin in het web'-doctrine afgewezen. Het Europese Hof heeft daarbij benadrukt dat de hoofdregel is dat de rechter van de woonplaats van de gedaagde bevoegd is en dat het feit dat er buitenlandse mede-gedaagden elders in Europa inbreuk op hetzelfde Europees verleende octrooi maken, geen reden is om van de hoofdregel af te wijken. Daarmee leek een einde gekomen aan de florerende Nederlandse praktijk van 'cross-border injunctions'.

Conclusie Advocaat Generaal in Solvay/Honeywell

Toch gloorde er nog licht aan de horizon. Vele auteurs zijn van mening dat de door het Europese Hof opgelegde beperking voor grensoverschrijdende (octrooi)inbreukverboden, niet van toepassing is op kort geding procedures. Enige tijd geleden heeft de Haagse rechtbank in de Solvay/Honeywell zaak op onder meer dit punt een aantal vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Op 29 maart heeft de Advocaat Generaal bij het Europese Hof zijn advies ('Conclusie') gepubliceerd in deze zaak.

In deze zaak had Solvay bij wege van voorlopige voorziening een grensoverschrijdend inbreukverbod gevorderd wegens octrooi-inbreuk tegen Honeywell Flourine Products Europe (gevestigd in Nederland), Honeywell Belgium en Honeywell Europe (beiden gevestigd in België). De drie Honeywell gedaagden hadden zich bij wijze van verweer op het standpunt gesteld dat het octrooi van Solvay nietig is.

In het kader van deze procedure stelde de Rechtbank Den Haag aan het Europese Hof van Justitie onder andere de vraag of de rechter bevoegd is om bij wijze van voorlopige voorziening grensoverschrijdende maatregelen op te leggen aan de Honeywell gedaagden. Anders dan bij de bovengenoemde Roche/Primus zaak het geval is, waar de gedaagden afzonderlijk werden beschuldigd van inbreuk op verschillende nationale delen van een Europees octrooi, werden ieder van de gedaagden in deze zaak beschuldigd van inbreuk op dezelfde nationale delen van een Europees octrooi waarop hetzelfde rechtstelsel van toepassing is.

De algemene verwachting was dat de Advocaat Generaal (en het Europese Hof) het feestje voor de octrooihouders zou verpesten en dat het grensoverschrijdende verbod nu definitief de ijskast in zou gaan, ook voor wat betreft kort geding procedures. De Europese rechter heeft immers wel in meer gevallen de Nederlandse of Benelux wetgever terug het hok in gestuurd.

De Advocaat Generaal is echter van mening dat een grensoverschrijdend verbod in dit geval wel mogelijk is. De Advocaat Generaal kijkt naar de Europese Verordening (No 44/2001) die de rechterlijke bevoegdheid regelt bij grensoverschrijdende conflicten. Op basis daarvan concludeert hij dat het opleggen van grensoverschrijdende maatregelen in een situatie waarbij partijen inbreuk maken op dezelfde nationale delen van een Europees octrooi, verenigbaar is met artikel 6 lid 1 van deze Verordening. Op basis van dit artikel kunnen meerdere gedaagden, die hun woonplaats in verschillende lidstaten hebben, gelijktijdig worden opgeroepen voor het gerecht van de lidstaat van één van de gedaagde, indien hiermee het risico van onverenigbare beslissingen (voor het geval meerdere rechters een beslissing moeten nemen) wordt beperkt.

Een volgende vraag was wat de gevolgen zijn voor de grensoverschrijdende inbreukvordering nu de Honeywell gedaagden bij wege van verweer in de incidentele procedure de geldigheid van het ingeroepen octrooi hadden betwist. Artikel 22 lid 4 van de Verordening bepaalt dat procedures omtrent de geldigheid van octrooien (en andere intellectueel eigendomsrechten) enkel plaats kunnen vinden in de lidstaat waar deze octrooien zijn geregistreerd. In het Gat / LuK arrest van 2006 had het Europese Hof beslist dat deze exclusieve bevoegdheidsregel voor alle procedures geldt waarin de geldigheid van het octrooi wordt betwist, ook als de geldigheidsvraag enkel als verweer wordt opgeworpen. De Advocaat Generaal brengt een nuance aan op het Gat/LuK arrest. Hij geeft aan dat deze exclusieve bevoegdheidsregel naar zijn mening niet van toepassing is als het geldigheidsverweer wordt gevoerd in een incidentele procedure, zolang de in deze procedure te nemen beslissing geen definitieve gevolgen sorteert.

Tenslotte ging de Advocaat Generaal nog in op de vraag of Solvay, naast het eerdergenoemde artikel 6 lid 1, ook een beroep kan doen op art. 31 van de Verordening. Dit artikel biedt een autonome bevoegdheidsgrond voor nationale rechters om voorlopige of bewarende maatregelen te gelasten. De Advocaat Generaal geeft aan dat art. 31 de mogelijkheid biedt tot het toewijzen van voorlopige of bewarende maatregelen, mits deze maatregelen effect hebben op het grondgebied van het land waar de aangezochte rechter zetelt.

Slotsom

Indien het Hof van Justitie de Conclusie van de Advocaat Generaal volgt, biedt dit een opening voor octrooihouders om in geval van inbreuk op hun octrooi(en), in plaats van in elk Europees land dezelfde rechtszaak te voeren, deze rechtszaken te bundelen. Nederland biedt daarvoor, met de gespecialiseerde Haagse octrooirechters, een ideaal forum. De octrooihouder bespaart zich daarmee aanzienlijke tijd, moeite en kosten. Goed nieuws voor de Nederlandse cross-border praktijk.