Lego juridisch uitgespeeld?

De Deense speelgoedgigant Lego moet sedert 28 juli 1978 trachten de concurrentie van zich af te houden met andere middelen dan haar octrooirecht. Dat octrooirecht op het Lego bouwsysteem kwam op die datum immers wereldwijd te vervallen. Tot die tijd hadden de Lego bouwstenen in menig kinderkamer een exclusieve plek, maar vanaf 1978 kwamen er andere vergelijkbare bouwstenen op de markt die ook pasten op de Legostenen. Lego heeft zich altijd tot het uiterste ingespannen om die concurrentie zoveel mogelijk te weren. Zij deed dit door ondermeer een beroep te doen op de leer van de slaafse nabootsing en het merkenrecht. Dit alles met wisselend succes.

Slaafse nabootsing
Een van die concurrenten van Lego werd het bedrijf Mega Brands dat destijds met vrijwel identieke bouwstenen op de markt kwam. Lego heeft in Nederland een poging ondernomen de verkoop van deze bouwsteentjes te stoppen door een beroep te doen op de leer van de slaafse nabootsing. Een dusdanige actie kan enkel succesvol zijn, indien Lego kan aanvoeren dat een concurrerend bouwsteentje verwarring veroorzaakt met haar eigen bouwstenen en de aangesproken concurrent deze verwarring kan voorkomen door voor haar steentje een andere vormgeving te kiezen, zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de deugdelijkheid of de bruikbaarheid van dit concurrerende bouwsteentje.

Uitspraken Rechtbank Breda en Hof Den Bosch
De rechtbank Breda oordeelde op 6 juli 2005 dat van dusdanige slaafse nabootsing sprake was. Echter in hoger beroep dacht het Hof Den Bosch op 12 juni 2007 hier anders over. Zij achtte een onrechtmatig geval van slaafse nabootsing niet aanwezig. Hierbij speelde overigens een grote rol dat uit marktonderzoek bleek dat bij potentiële kopers van bouwsteentjes een grote compatibiliteitswens bestond ten aanzien van de Lego-steentjes die zij reeds in hun bezit hadden. Dit alles maakte dat het Hof van mening was dat voor Mega Brands een te rechtvaardigen noodzaak bestond om haar bouwsteentjes vrijwel identiek aan die van Lego vorm te geven en op de markt te zetten.

Vormmerk
Lego had echter nog een ander ijzer in het vuur, te weten het merkenrecht. Niet alleen namen en logo´s kunnen een merk zijn, maar ook de vorm van de producten (of verpakking daarvan) kan onder bepaalde voorwaarden een merk zijn. Het is echter niet eenvoudig om de vorm van een product als een merk geregistreerd te krijgen, omdat de vorm, die uitsluitend door de aard van de waar bepaald wordt, die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen of die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, niet als rechtsgeldig merk zal worden beschouwd. Dit leidt er in de praktijk toe dat vormen van waren (of verpakkingen) die gedeponeerd worden om ingeschreven te worden als merk, zelden de eindstreep halen. Een voorbeeld van een vorm van een product of verpakking die wel als merk werd geaccepteerd, is de Wokkel en het Coca Cola-flesje.

Vormmerk van Lego-bouwsteentje
Op 1 april 1996 heeft Lego een Europese aanvrage gedaan om de vorm van haar rode driedimensionale steentje ingeschreven te krijgen als merk voor ondermeer bouwspellen. Dit was aanvankelijk succesvol, want op 19 oktober 1999 werd het steentje ook daadwerkelijk als Europees vormmerk ingeschreven. Direct daarna begon de reeds bekende concurrent Mega Brands een procedure voor het Europees Merkenbureau in Alicante (OHIM) om dit merk nietig te verklaren. Mega Brands was van mening dat het Lego-steentje uitsluitend bestond uit een vorm die noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen. Met andere woorden, Mega Brands betoogde dat het steentje te technisch bepaald was om voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. De nietigheidsafdeling van het OHIM gaf haar hierin gelijk op 30 juli 2004 en verklaarde het vormmerk nietig voor bouwspellen.

Uitspraak in hoger beroep van het Europese Gerecht van eerste Aanleg
Daaropvolgend ging Lego in beroep bij de Kamer van Beroep van het OHIM die op 10 juli 2006 dit beroep van Lego ongegrond verklaarde. Lego legde het hoofd nog niet in de schoot, maar ging daaropvolgend in beroep bij het Gerecht van Eerste Aanleg. Lego betoogde daartoe dat haar bouwsteentje niet "uitsluitend" bestond uit technische vormgeving. Lego poneerde de stelling dat een vorm die ook niet-technische of niet-functionele kenmerken bezit, toch een rechtsgeldig merk zou kunnen zijn, ondanks het feit dat de overige kenmerken wel technisch of functioneel bepaald waren. Het Gerecht van Eerste Aanleg was het met deze stelling niet eens en meende recentelijk op 12 november 2008 dat het Lego-bouwsteentje ook als vormmerk kan worden geweigerd, indien er nog andere niet-functionele elementen (zoals bijv. de kleur) zijn aan te wijzen. Het gaat erom dat alle wezenlijke kenmerken van het Lego-steentje uitsluitend technisch of functioneel bepaald zijn en het volgende werd ten aanzien van die wezenlijke kenmerken aangenomen:

De hoogte en de diameter van de hoofdnopjes diende voor de kracht waarmee de speelblokjes in elkaar vasthaken. Het aantal van de nopjes was bedoeld voor de vele opbouwmogelijkheden en de inrichting ervan voor de opbouwconfiguraties.
De zijkanten van blokjes zorgden voor verbinding met de zijkanten van andere blokjes teneinde een muur te bouwen. De globale vorm van een bouwblokje en de afmeting ervan dienden ertoe dat een kind het in zijn hand kan houden.

Daarmee viel ook het zwaard voor Lego in deze beroepsprocedure voor het Gerecht van Eerste Aanleg.

Hoe nu verder voor Lego?
Lego heeft nog een laatste kans om de beslissing van het Europese Gerecht van Eerste Aanleg te laten toetsen door het Europese Hof van Justitie. Gezien de terughoudende benadering van de Europese rechters met betrekking tot vormmerken, moet de kans op succes voor Lego niet al te hoog ingeschat worden. Vooralsnog kan er vanuit worden gegaan dat het voor Lego in de toekomst moeilijk zal worden om concurrerende bouwsteentjes van de markt te weren.