Royalties betalen na verval octrooi?

Is een licentienemer royalties verschuldigd, als het octrooi dat hij in licentie heeft gekregen niet meer geldig is, of als de technologie die hij toepast geen inbreuk maakt op het octrooi?

Op 7 juli 2016 heeft het Hof van Justitie van de EU (HvJ) geoordeeld dat het niet in strijd is met Europees mededingingsrecht om een licentienemer te verplichten royalty's te betalen voor het gebruik van geoctrooieerde technologie, als het octrooi is vervallen of er geen sprake is van inbreuk, zolang de licentienemer maar binnen redelijke termijn kan opzeggen.

Achtergrond

Hoechst heeft een licentie verleend aan Genentech voor het gebruik van bepaalde geoctrooieerde technologie. Genentech betaalt de contractueel overeengekomen (lage) eenmalige vergoedingen, maar weigert de "running royalty's" ter hoogte van 0,5 % van de nettoverkopen te betalen.

Hoechst start vervolgens een arbitrageprocedure waarin zij betaling van de "running royalty's" eist. Tevens start zij (althans haar moederbedrijf Sanofi-Aventis) inbreukprocedures in de VS in reactie waarop Genentech nietigheidsprocedures start in de VS tegen de Amerikaanse octrooien van Hoechst. De Amerikaanse octrooien blijven overeind, maar wel wordt beslist dat Genentech geen inbreuk maakt op de Amerikaanse octrooien. Tevens is van belang dat al een tijdje eerder het Europese octrooi nietig was verklaard.

De Arbiter oordeelt echter dat, ondanks het verval van het Europese octrooi en de niet-inbreuk op de Amerikaanse octrooien, de licentieovereenkomst door Genentech moet worden nagekomen. Volgens de Arbiter had Genentech de licentieovereenkomst gesloten om geschillen met de octrooihouder Hoechst te voorkomen gedurende de licentieperiode. Royalty betalingen in het kader van de licentieovereenkomst kunnen dus niet worden teruggevorderd en toekomstige royaltyverplichtingen dienen daarom ook te worden voldaan. De arbiter veroordeelt Genentech om een som van meer dan 100 miljoen euro te betalen.

Genentech, die begrijpelijkerwijs ontevreden is met de veroordeling om miljoenen te betalen voor een "waardeloze" licentie, start een procedure voor het Franse Hof van Beroep waarin zij stelt dat de verplichte royaltybetaling in strijd is met het Europees mededingingsrecht. Genentech stelt dat zij door de uitspraak van de Arbiter in een slechtere positie is komen te verkeren dan haar concurrenten. Deze concurrenten kunnen immers de technologie gebruiken zonder royalties te betalen, aangezien het octrooi vernietigd is / dan wel sprake is van geen inbreuk. Tevens vindt Genentech dat ook gezien de bewoordingen van de overeenkomst zij geen verplichting heeft een licentie te betalen. De overeenkomst koppelt namelijk het royalty begrip aan "producten onder licentie". Deze worden omschreven als „materialen (...) waarvan de vervaardiging, het gebruik of de verkoop zonder deze overeenkomst inbreuk zouden opleveren op (...) de in licentie gegeven octrooien".

Het Hof van Beroep legt vervolgens deze kwestie voor aan het HvJ.

Uitspraak HvJ

Het HvJ stelt voorop dat het niet aan het HvJ is om de door de Arbiter vastgestelde feiten te herzien.

Vervolgens wijst het HvJ op haar "Ottung" arrest (320/87) van 12 mei 1989, waarin al is beslist dat de verplichting royalty's te betalen in de context van een exclusieve licentieovereenkomst, nadat een octrooi is verlopen, niet in strijd is met het Europees mededingingsrecht, mits de licentienemer deze overeenkomst vrij kan opzeggen. Dit oordeel berust op de zekerheid die de licentienemer verkrijgt dat hij de in licentie gegeven technologie commercieel kan exploiteren zonder dat er procedures tegen hem worden ingesteld door de octrooihouder.

Het HvJ oordeelt vervolgens dat de oplossing uit dit "Ottung" arrest ook van toepassing is op de onderhavige situatie: ook de betalingsverplichting voor royalties verschuldigd of betaald voordat de betreffende intellectuele eigendomsrechten zijn vervallen (zelfs als dit met terugwerkende kracht is geschied), is verenigbaar met het Europees mededingingsrecht. Aangezien het Genentech vrij stond om de licentieovereenkomst binnen een redelijke termijn op te zeggen, is er geen sprake van beperking van de mededinging.

Conclusie

Het Europees mededingingsrecht vormt aldus geen beletsel voor het vorderen van royalties in het geval de octrooien op de geoctrooieerde techniek zijn verlopen of blijkt dat de licentienemer geen inbreuk maakt op de octrooien. Of een beroep door de licentienemer, onder Nederlands recht, op de (beperkende werking van de) redelijkheid en billijkheid in een voorkomend geval nog kans van slagen heeft, valt te bezien. Duidelijk is het alvast voor de toekomst dat een licentienemer extra op de hoede moet zijn bij de formulering van een licentieovereenkomst. Het koppelen van de maximale duur van de licentie aan de geldigheid van en inbreuk op de betreffende IE rechten verdient voor de licentienemer de voorkeur.

Voor de volledige tekst van de uitspraak zie: http://goo.gl/ycaObm.

Voor meer informatie over de gevolgen van deze Hoechst/Genentech zaak kunt u contact opnemen met Rogier de Vrey.