Precedente de Observancia Obligatoria referido a la acreditación de la Notoriedad de una marca: Caso Nike

Nike Innovate C.V. de Reino de los Países Bajos, en adelante Nike, interpuso una denuncia por infracción a sus derechos de Propiedad Industrial contra Inversiones Katvalen E.I.R.L. (Perú) por el uso no autorizado de las siguientes marcas:

Nike señaló que la empresa denunciada habría infringido, el literal e) del artículo 155 de la Decisión 486 -Régimen Común de Propiedad Industrial-, pues habría usado en el comercio un signo idéntico a su marca notoriamente conocida sin contar con su autorización. Respecto a la notoriedad de sus marcas Nike precisó que dichas marcas (Certificado N° 24674) y (Certificado N° 17393) mantenían su condición de Notoriamente Conocidas, la cual había sido reconocida previamente por la autoridad a través de las resoluciones administrativas Resolución N°0323-2015/CSD-INDECOPI, Resolución N°701-2014/CTSD-INDECOPI, Resolución N° 141- 2015/CSD-INDECOPI, Resolución N°1520-2015/CSD-INDECOPI, Resolución N°3459-2016/CSD-INDECOPI, Resolución N°1160- 2020/CSDINDECOPI.

Mediante Resolución de Primera Instancia la Comisión declaro fundado este extremo de la denuncia. La empresa Katvalen apeló la Resolución, alegando entre otras cosas que, Nike no había acreditado la Notoriedad de las marcas sustento de la presente acción por Infracción. Al respecto, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 0330-2024/TPI-INDECOPI, al momento de evaluar si las marcas materia de la denuncia mantenían su condición de Notoriamente Conocidas precisó que teniendo en cuenta el carácter dinámico de la notoriedad, el reconocimiento que la autoridad hace de un signo notorio no puede ser ilimitado en el tiempo puesto que esa condición puede llegar a desaparecer. Asimismo, precisó que ni la legislación comunitaria y nacional, ni a nivel jurisprudencial se ha previsto un plazo de vigencia de dicho reconocimiento, que determine después de cuánto tiempo el titular del signo notoriamente conocido deba demostrar que este sigue gozando de esa condición y poder ejercer los derechos que emanan de tal reconocimiento. 

En atención a ello, la Sala estableció el siguiente precedente de observancia obligatorio:

El periodo máximo que puede existir entre la fecha en que la autoridad reconoce la notoriedad de un signo distintivo y aquella en la que el titular invoca los derechos que emanan de dicha notoriedad es de 5 (cinco) años.

Transcurrido dicho plazo el titular deberá presentar los medios probatorios necesarios que demuestren que su signo sigue gozando de dicha condición.