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Nuevo precedente obligatorio sobre cancelación de marcas por falta de uso

Alerta Legal

8 de febrero, 2021

Mediante la Resolución N°0410-2020TPI-INDECOPI la Sala Especializada en Propiedad Intelectual estableció un precedente de observancia obligatoria con relación a la valoración de los medios probatorios en los procedimientos de cancelación de las marcas por falta de uso precisando lo siguiente:

  1. El titular de una marca puede registrar diversas marcas que presenten elementos distintivos comunes siempre y cuando cuenten con elementos adicionales que los diferencian entre sí, a estas marcas se les conoce como marcas derivadas. Cada marca derivada resulta ser independiente una de otra, pues si bien tienen un elemento en común cada una protege elementos adicionales distintivos que los diferencian.
  2. Al ser marcas independientes el titular de las mismas asume la obligación de acreditar el uso de cada una de ellas cuando le sea requerido. En atención a ello, cuando se solicite la cancelación por falta de uso de alguna o algunas de las marcas derivadas no sólo será necesario que se demuestre el uso del elemento distintivo común sino también de los elementos adicionales que presentan cada una de ellas, puesto que son elementos que permiten diferenciarlas entre si e hicieron que naciera el registro, caso contrario se hubiese denegado por duplicidad.
  3. En atención a lo señalado en el punto precedente, salvo que se trate del uso simultáneo o conjunto de marcas no es posible que con un mismo medio probatorio se pretenda acreditar el uso de dos o más marcas derivadas, debido a que se trata de marcas diferentes, aún cuando compartan un elemento en común. En estos casos cuando se presente esta situación, dado que es posible que se presenten las mismas pruebas en varios expedientes, corresponderá a la autoridad determinar a cuál de las marcas materia de cancelación corresponden los medios probatorios presentados, debiendo verificar para tal efecto cual de los signos usados resulta idéntico o sustancialmente similar al signo cuyo uso se pretende acreditar. Una vez determinado ello, los medios probatorios analizados para acreditar el uso de una marca no podrán ser considerados en los procedimientos de cancelación de las otras.
Publicación
Resolución N° 0410-2020TPI-INDECOPI
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