Alba Blanco y María Peña
La Sala Tercera del Tribunal General de la Unión Europea confirma, por medio de su sentencia de 24 de enero de 2024 (Caso T-537/22), la validez del emblemático diseño comunitario de LEGO, sobre los bloques de ladrillo de juguete.
1. Antecedentes
En diciembre de 2016, la compañía alemana Delta Sport Handelskontor GmbH (“DELTA”) solicitó la nulidad del diseño comunitario número 001664368-006 de LEGO (el “Diseño”) ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”). En síntesis, DELTA fundamentaba su declaración de nulidad en la aplicación del artículo 8.1 del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (“RDC”), al considerar que las características de apariencia de los bloques de ladrillo estaban dictadas exclusivamente por su función técnica.
En contra de lo dictado en primera instancia, la Sala de Recurso de la EUIPO acogió el argumento de DELTA, y declaró la nulidad del Diseño por aplicación del artículo 8.1 RDC. No obstante, el TGUE anuló dicha decisión mediante su sentencia de 24 de marzo de 2021 (Caso 515/19), al concluir que la Sala de Recurso (i) no había identificado todas las características de apariencia del Diseño, no pudiendo aplicar el artículo 8.1 RDC y (ii) en todo caso, no había analizado si el Diseño cumplía con la excepción prevista por el artículo 8.3 RDC, sobre la protección de los sistemas modulares.
El asunto fue remitido de nuevo a la Sala de Recurso, la cual apreció la validez del Diseño al aplicar la excepción del artículo 8.3 RDC, aun cuando todas las características de apariencia de los bloques de ladrillo estuvieran dictadas exclusivamente por su función técnica (la “Decisión Impugnada”). DELTA interpuso recurso ante al Tribunal General de la Unión Europea (“TGUE”) frente a la Decisión Impugnada, alegando la infracción de los artículos 8.2, 8.3 y 63.1 RDC. Este recurso, como anunciábamos, fue desestimado por el TGUE en su reciente sentencia de 24 de enero de 2024, por las siguientes razones:
2. Primer motivo: Infracción del artículo 8.2 RDC
DELTA argumenta que la Decisión Impugnada infringe el artículo 8.2 del RDC, por apreciar que una de las características de apariencia del Diseño (en particular, la "superficie lisa" de los bloques de ladrillo) no cumple con los requisitos de dicho precepto.
El TGUE desestima este motivo. En primer lugar, el Tribunal recuerda que, para que un diseño sea declarado nulo conforme al artículo 8 RDC, todas sus características de apariencia deben declararse excluidas de protección. Por ello, si al menos una de estas características goza de protección, el diseño seguirá siendo válido. Seguidamente, el TGUE establece que, aun apreciándose que la característica de la "superficie lisa" no cumple con los requisitos del artículo 8.2 RDC, la excepción del artículo 8.3 RDC solo afectaría a esa característica específica. Por ello, gozando el resto de las características de apariencia del Diseño de protección, no procede la declaración de nulidad de este.
3. Segundo motivo: Infracción del artículo 8.3 RDC
En segundo lugar, DELTA argumenta que la Sala de Recurso apreció erróneamente que la carga de probar los requisitos de novedad y carácter singular exigidos por el artículo 8.3 RDC, recaía sobre DELTA. Sostenía, no obstante, que tal obligación debía recaer sobre LEGO.
El TGUE también desestima este motivo. En particular, el TGUE concluyó que exigir al titular de un diseño registrado el cumplimiento de los requisitos de novedad y carácter singular, supondría requerirle una prueba negativa, diabólica e imposible, debiendo acreditar la ausencia de divulgación anterior. Por ende, el TGUE mantiene que la carga de probar la falta de dichos requisitos recaía correctamente sobre DELTA.
4. Tercer motivo: Infracción del artículo 63.1 RDC
Por último, DELTA defiende que la Sala de Recurso no tuvo en consideración ciertos hechos notorios y pruebas presentadas por la recurrente, tendentes a demostrar la existencia de un diseño anterior y las cuales venían a fundamentar la nulidad del Diseño de LEGO.
El TGUE desestimó este motivo. En línea con lo concluido en el motivo segundo, el TGUE declaró que, para determinar si un diseño carece de novedad o carácter singular, DELTA tuvo que (i) identificar el diseño anterior específico que cuestionaba la protección del Diseño de LEGO y (ii) probar que dicho diseño estaba accesible al público al momento en que el Diseño de LEGO se solicitó. Asimismo, y en consecuencia, el TGUE recordó que la divulgación de un diseño anterior no constituye un hecho “apreciable de oficio” conforme al artículo 63.1 RDC.
En virtud de todo lo anterior, el TGUE concluyó que la Decisión Impugnada era conforme a derecho, zanjando la (eterna) disputa entre LEGO y DELTA, y declarando la validez de los bloques de ladrillo de juguetes de LEGO como diseño comunitario.
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