Il 23 aprile scorso, nel definire con sentenza la causa C-132/25, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito l’incompatibilità della c.d. “strumentalità attenuata” dei provvedimenti cautelari, prevista in materia IP dal combinato disposto degli artt. 132, comma 4, c.p.i. e 700 c.p.c., con l’art. 9, paragrafo 5, della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito la “Direttiva”), che prevede l’obbligo degli Stati membri di assicurare che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su istanza del convenuto, nel caso in cui l’attore non abbia instaurato l’azione di merito.
La pronuncia trae origine da una controversia incardinata innanzi al Tribunale di Roma dalla Om. Ristorazione S.r.l. nei confronti della V. R. S.r.l., titolare di un noto marchio figurativo, diretta a far dichiarare l’inefficacia ex artt. 132, comma 3, c.p.i. e 9, paragrafo 5, della Direttiva di un’ordinanza cautelare che vietava alla Om. Ristorazione S.r.l. di utilizzare il segno e ogni altro carattere distintivo contenente il marchio figurativo, stante la mancata instaurazione da parte di V.R. S.r.l. del giudizio di merito.
Sia il Tribunale di Roma che la Corte d’Appello di Roma respingevano la richiesta della Om. Ristorazione S.r.l., ritenendo che l’ordinanza in questione, in quanto provvedimento cautelare anticipatorio degli effetti della decisione di merito, conformemente a quanto previsto dall’art. 132, comma 4, c.p.i., non fosse soggetta all’obbligo di instaurazione del giudizio merito per la sua stabilizzazione.
La Corte di Cassazione, adita dalla Om. Ristorazione S.r.l. per l’annullamento della sentenza di secondo grado, sospendeva invece il procedimento per rimettere alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: se l’art. 9, paragrafo 5, della Direttiva debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una disposizione nazionale (come quella di cui all’art. 132, comma 4, c.p.i.) che consente il mantenimento di taluni provvedimenti cautelari, quali i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l’attore non abbia promosso l’azione di merito entro il termine previsto dallo stesso art. 9 (vale a dire il termine determinato dall’autorità giudiziaria oppure, in assenza di tale determinazione, il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un termine più lungo) e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti.
Con la decisione in commento, la Corte di Giustizia si è pronunciata in favore dell’ostatività dell’art. 9, paragrafo 5, della Direttiva.
Secondo la Corte di Giustizia, infatti, con il paragrafo 5 dell’art. 9 (che, letto in combinato disposto con i paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo, copre un ampio spettro di misure provvisorie e non esclude quelle idonee ad anticipare gli effetti della sentenza di merito), il legislatore europeo ha inteso garantire la posizione del destinatario delle misure cautelari, da un lato, prevenendo un ricorso sproporzionato o abusivo a tali misure e, dall’altro, impedendo che tali misure possano rimanere in vigore indefinitamente senza un controllo giurisdizionale nel merito.
Ed invero, come osservato dalla Corte di Giustizia, il mantenimento in vigore di taluni provvedimenti cautelari senza che l’attore sia tenuto a promuovere un’azione di merito può condurre a situazioni in cui un provvedimento cautelare che sembra essere giustificato nell’ambito di un procedimento di urgenza, continui a incidere sulla posizione del convenuto in assenza di un controllo giurisdizionale nel merito, anche qualora si riveli successivamente ingiustificato.
La Corte di Giustizia ha chiarito, inoltre, che il principio di economia dei giudizi invocato dai Giudici italiani non può prevalere sulle garanzie imposte dal diritto dell’Unione a salvaguardia dei diritti della difesa, garanzie che necessitano di un’applicazione omogenea da parte degli Stati membri e che sono pienamente attuabili solo nell’ambito di un giudizio di merito.
Ebbene, la sentenza in commento ha il merito di allineare la disciplina italiana delle misure cautelari IP a quella europea. D’ora in avanti, infatti, anche in Italia, i titolari di diritti di proprietà industriale che abbiano ottenuto misure cautelari anticipatorie, lungi dal poter confidare nella stabilità delle stesse, saranno tenuti a instaurare il giudizio di merito entro il termine fissato dal giudice o, in difetto, entro venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, pena il rischio di veder caducate dette misure cautelari su istanza del convenuto.
La pronuncia rende, tuttavia, necessarie alcune osservazioni.
A fronte dell’allineamento tra disciplina italiana e disciplina europea, la sentenza avrà l’effetto di determinare un totale disallineamento, difficilmente comprensibile in un’ottica di sistema, tra la disciplina delle misure cautelari in materia IP e quelle rese a sensi del codice di procedura civile, alle quali, se di natura anticipatoria, continuerà ad applicarsi il regime della c.d. “strumentalità attenuata”.
Inoltre, nell’ambito delle misure cautelari IP, occorrerà distinguere tra misure cautelari conservative, delle quali il mancato avvio del giudizio di merito determina l’automatica perdita di efficacia, e misure cautelari anticipatorie, la cui perdita di efficacia sarà subordinata non solo al mancato avvio del giudizio di merito, ma anche alla presentazione di un’apposita istanza da parte del convenuto.
A ciò si aggiunga che in un sistema quale quello italiano, caratterizzato dall’estrema lentezza dei giudizi di merito, la disciplina prevista dall’art. 132, comma 4, c.p.i., sebbene meno garantista di quella prevista all’art. 9, paragrafo 5, della Direttiva, ha consentito ai titolari di diritti di proprietà industriale di poter ottenere giustizia in maniera rapida e senza dover necessariamente affrontare i costi di un giudizio di merito. Conseguentemente, la modifica di tale disciplina nel solco delle indicazioni della Corte di Giustizia non potrà che impattare in maniera peggiorativa sulla efficacia dei rimedi processuali a disposizione dei titolari dei diritti IP.
In definitiva, la sentenza della Corte di Giustizia, pur muovendo da premesse in linea di principio condivisibili in punto di tutela del diritto di difesa e di prevenzione dell’abuso dello strumento cautelare, desta perplessità quanto ai suoi effetti pratici. Da un lato, infatti, essa impone un ripensamento complessivo delle strategie processuali dei titolari di diritti IP in Italia, i quali, come già evidenziato, non potranno più fare affidamento sulla stabilità dei provvedimenti cautelari anticipatori senza l’instaurazione del giudizio di merito. Dall’altro lato, in un ordinamento come quello italiano gravato (giova ripeterlo) dalla lentezza dei giudizi, essa rischia di vanificare, almeno in parte, l’efficacia delle misure cautelari, che hanno rappresentato fin ora il principale presidio di effettività della tutela industrialistica.
Articolo pubblicato il 26/05/2026 su NT+ Diritto - Norme e Tributi
