Home / Informationen / Co-Branding auf Sicherheitsmerkmalen von Arzneimitteln...

Co-Branding auf Sicherheitsmerkmalen von Arzneimitteln verstößt gegen Markenrechte

26/02/2020

Mit einem kürzlich ergangenen Beschluss des Oberlandesgerichts Wien wurde die einstweilige Verfügung des Handelsgerichtes Wien zugunsten der Klägerin und Klientin von CMS Reich-Rohrwig Hainz auf Unterlassung von Markenrechtsverstößen in nunmehr zweiter Instanz vollinhaltlich bestätigt. Beim Parallelimport und Umverpacken von Arzneimitteln könnten für das Anbringen von Marken Dritter demnach klare Spielregeln gelten.

Da das Anti-Tampering Device – ein Sicherheitsmerkmal z.B. in Form eines Siegels oder einer verklebten Seitenlasche, das Fälschungssicherheit und Unversehrtheit eines Arzneimittels gewährleisten soll – für die Hersteller erst ab Februar 2019 verpflichtend anzubringen war, gibt es noch nicht hinreichend Rechtsprechung zur Frage, inwiefern Co-Branding in Verbindung mit dem Umverpacken von Arzneimitteln und dem Anti-Tampering Device zulässig ist. Mit dem hier vorliegenden Beschluss scheint eine Richtung vorgegeben.

So dürfen die Beklagten ihre eigene Marke im Rahmen des Umverpackens von Arzneimitteln der Klägerin nicht zusätzlich an einem durch die delegierte Verordnung (EU) 2016/161 eingeführten Sicherheitsmerkmal (Anti-Tampering Device) anbringen, da eine häufigere Nennung des Parallelimporteurs als des Herstellers zu einer Herkunftsverwirrung führt. Diese Entscheidung ist sowohl im Interesse der Arzneimittelhersteller als auch der Verbraucher, da der Hersteller und seine Marke auch im Falle eines Parallelimports primäres Erkennungsmerkmal bleiben muss. Demgegenüber muss der Umverpacker oder Parallelhändler lediglich so weit auf der Umverpackung erkennbar sein, als seine Identität und Funktion genannt wird. Die Einstweilige Verfügung ist rechtskräftig und wurde nicht weiter bekämpft. Die Bezeichnungen des Parallelimporteurs auf der Umverpackung dürfen die Marke des Herstellers nicht in den Hintergrund drängen oder verwässern. 

 Co-Branding: Anti-Tampering Device als Auslöser des Streitfalls

Im vorliegenden Verfahren beanstandete die Klägerin, dass die Erst- und Zweitbeklagte, Parallelimporteurin bzw. Umpackerin von Arzneimitteln, Arzneimittelprodukte der Klägerin im Zuge des Umverpackens nicht nur auf der Rückseite mit der eigenen Marke als Vertriebsunternehmen sowie mit einer weiteren Geschäftsbezeichnung bedruckten, sondern auch auf dem Anti-Tampering Device prominent die eigene Marke anbrachten. Die weniger oft genannte tatsächliche Herstellerin der Produkte wurde durch die Aufmachung der Verpackung nun in den Hintergrund gedrängt, während die Marke der Parallelimporteurin auf der Verpackung dominierte.

Was ist das Anti-Tampering Device?

Das Anti-Tampering Device ist ein Sicherheitsmerkmal , das meist als Klebeetikett am Verpackungsrand angebracht wird. Es ermöglicht festzustellen, ob die Verpackung seit dem Verlassen der Fabrik des Herstellers geöffnet oder verändert wurde und schützt so den Inhalt der Verpackung vor Manipulationen. Demnach muss der Parallelimporteur beim Umverpacken auch ein neues Anti-Tampering Device anbringen. Es muss dabei so angebracht werden, dass aus dem umverpackten Produkt hervorgeht, ob es sich bei dem Arzneimittel um Originalware handelt. So soll verhindert werden, dass Fälschungen auf den Markt gelangen, was weder im Interesse der Verbraucher noch der Markeninhaber wäre.

EuGH-Kriterien für die Beschränkung der Erschöpfung von Markenrechten

Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Aufdrucke zogen das Handelsgericht und in weiterer Folge das Oberlandesgericht Wien die Grundsätze des EuGH für die Beschränkung der Erschöpfung des Rechts aus der Marke im Rahmen des Parallelimports von Arzneimitteln (EuGH 17.5.2018, C-642/16 Rz 28) heran.

Co-Branding - Was es zu beachten gilt:

•   Es ist zu prüfen, ob die neue Verpackung berechtigte Interessen des Markeninhabers beeinträchtigt, etwa den Ruf schädigt oder für eine Herkunftsverwirrung sorgt. 
•    Auf der Verpackung muss klar angegeben sein, von wem die Ware umgepackt wurde und wer der Hersteller ist, sowie wer für das Umpacken verantwortlich ist und das umgepackte Arzneimittel im Importland in Verkehr bringt. 
•    Dabei müssen diese Angaben so aufgedruckt sein, dass sie ein normalsichtiger Verbraucher bei Anwendung eines normalen Maßes an Aufmerksamkeit verstehen kann. 
•    Das umgepackte Erzeugnis darf dabei auch nicht so aufgemacht sein, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann.
•    Der Aufkleber darf nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein.
•    Schlussendlich muss der Importeur den Markeninhaber vorab unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster dieser Ware liefern.

In Summe ist so gewährleistet, dass sich durch den Verbraucher feststellen lässt, woher das Arzneimittel stammt.

Festgestellte Herkunftstäuschung bzw. -verwirrung

Das Oberlandesgericht befand, dass das Anti-Tampering Device des Parallelimporteurs, welches das Firmenschlagwort der Beklagten enthielt, nicht erkennen lasse, welche Funktion (Importeurin/Umpackerin) welcher der beiden Beklagten zukomme. Verstärkt werde dieser Eindruck noch dadurch, dass das Firmenschlagwort der Beklagten öfter und dominierender auf der Verpackung abgebildet ist als die Marke der Klägerin. Der Aufdruck des Firmenschlagworts und auch das Co-Branding sei nicht grundsätzlich verboten, im konkreten Fall liege aber eine Herkunftstäuschung bzw. -verwirrung vor, daher sei der Aufdruck unzulässig. Durch die Art des Ausdrucks werde zudem der Eindruck erweckt, dass die Klägerin und die Beklagten in einer Kooperation, Geschäftsverbindung, Konzernzugehörigkeit etc. stünden, damit liege ein unzulässiges Co-Branding vor. Zudem dominiere die Marke der Parallelimporteurin über die Marke der Herstellerin.

Conclusio

Das Oberlandesgericht Wien hat durch seine Entscheidung klargestellt, dass die Kriterien des EuGH für die Beschränkung der Erschöpfung des Rechts aus der Marke im Rahmen des Parallelimports von Arzneimitteln auf das Anbringen der nunmehr verpflichtenden Anti-Tampering Devices und damit zusammenhängendes Co-Branding anzuwenden sind. 

Ein Co-Branding oder eine Herkunftsverwirrung wird nach dieser Rechtsprechung insbesondere dann vorliegen, wenn die Marke der Parallelimporteurin öfter auf der Verpackung aufscheint als die Marke der Klägerin, oder wenn die herstellerfremde Marke auch auf dem neu eingeführten Anti-Tampering Device angebracht ist. Das Anti-Tampering Device des Parallelimporteurs dient nur Zwecken der Fälschungssicherheit, nicht aber der Promotion des Graumarkthändlers. Für den Verbraucher muss schlussendlich erkennbar sein, welche auf der Verpackung genannten Firmen Hersteller des Produkts sind, und wer die Arzneimittel nur umgepackt hat. So ist für den Verbraucher leichter feststellbar, ob es sich bei den Arzneimitteln um Originalprodukte handelt.
 

Autoren

Foto von Egon Engin-Deniz
Egon Engin-Deniz
Partner
Wien