Den 1. mars i år trer endelig de lenge varslede endringene i varemerkeloven i kraft. Endringene ble vedtatt allerede tidlig i 2020, men ikrafttredelsen har latt vente på seg fordi vi måtte vente på at Liechtenstein skulle løftet sitt konstitusjonelle forbehold etter EØS-avtalen. Nå har løftingen funnet sted, og alt er klart for at de nye reglene trer i kraft. Endringene gjør også at Norge tiltrer Singaporetraktaten om varemerkerett vedrørende forenkling av formelle krav til varemerkeregistrering. Relatert til endringene i varemerkeloven er det også foreslåttenkelte endringer i panteloven, foretaksnavneloven, designloven, patentloven, tolloven samt tvisteloven.
Flere av de viktigste endringene ligger i de nye reglene om rettsvern og særskilt pantsettelse. Det er også flere endringer med praktiske konsekvenser, vedrørende eksempelvis pris for registrering/fornyelse av mer enn én klasse og bortfall av krav om grafisk gjengivelse.
Vi vil i det videre gi noen korte kommentarer til enkelte av endringene. Ta gjerne kontakt dersom det er ønske om ytterligere informasjon eller veiledning knyttet til varemerkeloven og relaterte rettsområder.
Ikke lenger krav om grafisk gjengivelse for registrering
Varemerkelovens ordlyd endres slik at det ikke lenger er krav om grafisk gjengivelse av varemerket for å kunne få det registrert. Ordlyden er åpnet opp slik at den blir teknologinøytral og favner bredere. Endringen medfører at for eksempel en lydfil eller videofil vil kunne registreres (dersom øvrige vilkår er oppfylt). Den nye ordlyden vil lettere kunne tolkes i lys av den raske teknologiske utviklingen vi stadig opplever og holder dermed døren åpen også for registrering av varemerker basert på fremtidens teknologi.
Presisering av enerett
Det gjøres en fin presisering i lovteksten av at varemerkeretten innebærer en enerett for merkeinnehaveren. I tillegg er det presisert at varemerkeretten rammer bruk av tegn i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet som er i samsvar med EU-domstolens praksis. Den justerte ordlyden klargjør at bruk som kan utgjøre inngrep i eneretten omfatter bruk av tegn i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet.
Saksbehandlingsregler
I dag er det slik at søknadsgebyr og fornyelsesavgift for varemerker og fellesmerker omfatter tre vare- eller tjenesteklasser. Endringene medfører at søknadsgebyret og fornyelsesavgiften bare omfatter én vare-/tjenesteklasse. Dersom det er aktuelt å registrere varemerket i flere klasser må man betale et tilleggsgebyr eller fornyelsesavgift for hver ekstra klasse utover én. Patentstyret har varslet at ny prisliste vil være tilgjengelig fra 1. mars 2023.
Særskilt pantsettelse ved avtale og tvang
Etter at bestemmelsene om særskilt pantsettelse trer i kraft, kan varemerkerettigheter oppnådd gjennom registrering pantsettes særskilt på lik linje som for eksempel patenter, fast eiendom og skip. Dette betyr at eiere av varemerkerettigheter kan få lån fra for eksempel banken mot at banken får en panterett i varemerkeretten. Videre vil selger av en varemerkerett kunne sikre kravet på kjøpesummen med en panterett i det solgte varemerket.
I tillegg åpnes det opp for at utleggssøkende kreditorer kan ta utleggspant i varemerkerettigheter oppnådd ved registrering. Utlegspanteretten vil kunne føre til at namsmannen selger varemerkeretten etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven, for å dekke inn varemerkeinnehaverens gjeld.
Både utleggs- og avtalepanterettigheter får rettsvern ved registrering i varemerkeregisteret. Med rettsvern i denne sammenhengen menes beskyttelse mot innehaverens etterfølgende avtaleerververe som kjøpere og andre panthavere, og mot innehaverens kreditorer. Hvis panteretten ikke er registrert i varemerkeregisteret, må verken kreditorer eller avtaleerververe i aktsom god tro respektere panteretten, og panteretten kan gå tapt.
Det kan bare avtales særskilt panterett i den enkelte varemerkerettighet, og det er med det ikke åpnet for såkalt porteføljepant der hele eller deler av varemerkeinnehavers varemerkeportefølje kan pantsettes samlet. Videre kan heller ikke varemerkerett oppnådd alene ved innarbeidelse pantsettes særskilt.
Når man skal gi kreditt mot sikkerhet i en varemerkerett, er det viktig å vite hvorvidt varemerkeretten du får en panterett i er forvekselbare med andre av innehaverens varemerker. Selv om man har pant i varemerkeretten, og med det kan selge denne for å kreve inn utestående gjeld, kan panteretten vise seg å være verdiløs om den pantsatte varemerkeretten ikke kan brukes av andre enn pantsetter.
Registrering som vilkår for rettsvern for kjøps- og lisensavtaler
Etter lovendringen er det viktig å være klar over at det kreves at kjøpsavtaler og lisensavtaler registreres for å få rettsvern overfor innehaverens etterfølgende avtaleerververe og kreditorer.
Vi kan ta et eksempel med selskap A og selskap B: Hvis selskap B kjøper en registrert varemerkerett fra selskap A, må selskap B registrere kjøpet i varemerkeregisteret for at kreditorene til selskap A skal måtte respektere kjøpsavtalen. Dette gjelder uavhengig av om det er inngått en skriftlig kjøpsavtale, om kjøpesummen er betalt eller om kjøper B har rukket å bruke varemerkeretten som sitt eget i en årrekke. Hvis selskap B ikke har registrert kjøpet i varemerkeregisteret, risikerer denne at både kjøpesummen og gjennomførte investeringer, gjort for å styrke varemerkets posisjon i markedet, vil ha vært forgjeves. Hvis kjøper B ikke registrerer kjøpet risikerer denne også å tape varemerkeretten til fordel for en etterfølgende kjøper som kjøper den samme varemerkeretten av selskap A.
Tilsvarende rettsvernsregler gjelder for lisensavtaler.
Varemerkeregisteret har fått begrenset negativ troverdighet
Gjennom lovendringen har varemerkeregisteret fått begrenset negativ troverdighet. I dette ligger at kreditorer og/eller avtaleerververe som kjøpere eller lisenstakere i god tro kun må respektere lisensavtaler, panterettigheter eller kjøpsavtaler, som er registrert.
Når varemerkeregisteret bare har fått begrenset negativ troverdighet, innebærer det at rettighetskollisjoner som involverer andre rettsstiftelser enn lisensavtaler, kjøpsavtaler eller panterettigheter, ikke reguleres av varemerkeloven. Dette skiller varemerkeregisteret fra for eksempel grunnboken for fast eiendom, der alle avtaleerverv som knytter seg til eiendommen kan registreres og gjøres synlige for omverdenen gjennom registreringen. Dette innebærer at for eksempel royaltyrettigheter, tilbakekjøpsopsjoner eller videresalgsbegrensninger kan måtte respekteres av kreditorer og avtaleerververe, selv om de ikke fremgår av varemerkeregisteret, og selv om kjøperen av varemerkerettigheten verken visste eller burde ha visst om rettigheten.
Reglene gir med det bare et begrenset bidrag til å sikre sikker omsetning av varemerkerettigheter. Dette innebærer at de som vurderer å kjøpe en varemerkerett eller investere i en lisensavtale må undersøke hvorvidt det er heftelser knyttet til varemerkeretten som de risikerer å måtte respektere.
Varemerkeregisteret har ikke fått positiv troverdighet – man kan ikke stole på varemerkeregisteret alene
Varemerkeregisteret har ingen positiv troverdighet. I dette ligger det at verken kjøpere, kreditorer, panthavere eller lisenstakere kan vinne noen rett til varemerke alene fordi de stolte på at innehaverposisjonen lå hos den registrerte innehaveren. Dette innebærer at den som vurderer å kjøpe et varemerke må gjennomføre en grundig due diligence være helt sikker på at den potensielle avtaleparten reelt sett er den reelle innehaver av varemerkeretten. Det tilsvarende gjelder for patentrettigheter så vel som for designrettigheter.
Linn Cathrine Jøsendal og Morten Nadheim er en del av CMS Kluges IP-gruppe som er et av landets ledende fagmiljøer innenfor immaterialrett.
