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Smoke on the name : à propos de la marque de l’Union européenne DEEP PURPLE

Lettre Propriétés intellectuelles | Janvier 2019

31/01/2019

Il n’est pas rare que des membres ou anciens membres d’un groupe de musique s’affrontent sur la propriété ou le droit d’usage du nom de la bande lorsque celle-ci éclate ou que des membres se séparent, comme ce fût le cas pour les PINK FLOYD ou plus récemment les GIPSY KINGS.

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que l'appellation GIPSY KINGS "constituait la dénomination collective de l'ensemble du groupe de musiciens" et qu'elle était donc indissociable de l'existence du groupe. Dès lors, seuls les membres demeurant dans le groupe d'origine et assurant la permanence du projet artistique ayant servi de support à la désignation, conservaient le droit d'user du nom y compris, le cas échéant, avec de nouveaux membres qui intégreraient le groupe (Cass. 1re civ., 25 janvier 2000, n° 95-16.267).

Dans trois arrêts rendus en octobre 2018 relatifs cette fois au nom DEEP PURPLE, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) avait à trancher le différend opposant deux des membres fondateurs du groupe, au sujet du nom que l’un d’entre eux avait déposé comme marque de l’Union européenne, le 26 avril 2013, pour désigner les produits et services des classes 6, 9, 25 et 41 (TUE, 4 octobre 2018, T-328/16, T-344/16 et T-345/16).

Pour mémoire, le groupe DEEP PURPLE a été fondé par Richard Blackmore et Ian Paice en 1968. Il est toujours en activité mais M. Blackmore, qui a déposé la marque litigieuse, n’en fait plus partie depuis 1993.

Invoquant des droits sur la marque d’usage éponyme, Ian Paice a fait opposition à l’encontre du dépôt de son ancien partenaire. La 5e chambre de recours de l’EUIPO lui a donné gain de cause et a confirmé le rejet de la demande d’enregistrement DEEP PURPLE pour l’ensemble des produits désignés à l’exclusion du matériel informatique, logiciels et jeux interactifs (décision du 21 mars 2016, R 736/2015-5).

En premier lieu, elle a estimé que les articles de merchandising des classes 9 et 25 représentaient une importante source de revenus pour les groupes de musique, contrairement à d’autres catégories de produits.

Les trois arrêts DEEP PURPLE illustrent les conditions d’application de l’article 8-4 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (RMUE), mais surtout précisent le régime de l’action en passing off du droit anglais, dont nous sommes peu familiers.

En premier lieu, en vertu de l’article 8-4 du RMUE, le titulaire d’une marque non enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’UE si la marque non enregistrée remplit les quatre conditions suivantes :

  • être utilisée dans la vie des affaires ;
  • avoir une portée qui n’est pas seulement locale ;
  • avoir été acquise conformément au droit de l’État membre où elle était utilisée avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ;
  • permettre à son titulaire d’interdire l’utilisation d’une marque identique ou similaire plus récente.

Ces conditions étant cumulatives, lorsqu’une marque ne remplit pas l’une d’elles, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires, ne peut aboutir (TUE, 30 juin 2009, T-435/05).

Ainsi, l’intervenant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’Etat membre invoqué et qu’il permettrait d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente dans cet Etat membre (TUE, 12 juin 2007, T-58/4 et T-59/04).

En l’espèce, le droit national invoqué était celui du Royaume-Uni, en vertu duquel "une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume-Uni est susceptible d’être empêché : a) en raison de toute règle de droit [notamment en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation] protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires".

Le titulaire de la marque d’usage antérieure doit donc rapporter la preuve que, conformément au régime juridique de l’action en passing off, les trois conditions suivantes sont remplies (TUE, 11 juin 2009, T-114/07) :

  • les produits ou services désignés par la marque d’usage bénéficient, dans l’esprit du public, d’une reconnaissance associée au signe et cette reconnaissance est antérieure à la date à laquelle le défendeur a procédé au dépôt de la marque contestée (goodwill) ;  
  • l’utilisation de la marque contestée au Royaume-Uni, en relation avec des produits identiques ou similaires, serait susceptible d’induire le public pertinent en erreur quant à leur origine (mauvaise foi) ;  
  • le titulaire du signe utilisé antérieurement dans la vie des affaires subirait un préjudice commercial.

En l’espèce, le TUE confirme les conclusions de l’EUIPO tant en ce qui concerne l’existence d’un goodwill attaché à la marque d’usage DEEP PURPLE que la mauvaise foi de Richard Blackmore et rejette sa demande d’enregistrement pour tous les produits à l’exclusion du matériel informatique, des logiciels et des jeux interactifs.

La décision, pertinente en équité, apparaît aussi parfaitement justifiée en droit. Ainsi dans une économie globale et dans un secteur comme celui de la musique, l’activité du groupe est susceptible de faire naître un goodwill au Royaume-Uni même si les concerts et les ventes de disques ont lieu quasi exclusivement à l’étranger. Par ailleurs, le fait que M. Blackmore soit un membre fondateur du groupe et ait ainsi largement contribué à la naissance du goodwill est indifférent, dès lors qu’il a quitté la bande et qu’il lui a manifesté un désintérêt total pendant de nombreuses années.

Dans une certaine mesure les arrêts commentés sont parfaitement dans la ligne de l’approche de la Cour de cassation dans l’affaire GIPSY KINGS, selon laquelle le nom d’un groupe musical est intimement lié au projet artistique. Ainsi, sauf circonstances particulières, ce nom appartient à la collectivité des membres du groupe, indépendamment des individus qui le composent au gré des temps.


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Expertise : Droit de la propriété intellectuelle

Publication : Lettre Propriétés intellectuelles

Auteurs

José Monteiro
José Monteiro
Of Counsel
Paris