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Brexit et protection de vos marques : comment prendre les devants ?

Lettre Propriétés intellectuelles | Janvier 2019

31/01/2019

Le Royaume-Uni se prépare activement aux différentes hypothèses post-Brexit. En effet, le parlement britannique est sur le point de débattre d’une nouvelle législation en droit des marques, qui vise à garantir aux détenteurs de marques de l’Union européenne (MUE) la possibilité de continuer à faire valoir leurs droits au Royaume-Uni après le Brexit.

Cette législation, dénommée à la hâte "Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2018", devrait être promulguée avant la sortie officielle du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE), soit avant le 29 mars 2019, et indépendamment de l’issue des négociations avec l’UE.

Les principaux changements seraient les suivants :

  • enregistrements de MUE - Pour chaque MUE enregistrée à la date de la sortie officielle de l’UE, une marque nationale identique sera automatiquement enregistrée (on parle de "marque clone"). Il existe des dispositions d’opt-out, mais il est estimé que peu de titulaires de marques en feront usage;
  • demandes de MUE - Les titulaires de simples demandes de MUE pourront, dans un délai de neuf mois à compter de la date de sortie, déposer une demande parallèle au Royaume-Uni qui bénéficiera de la date de dépôt de la MUE. Ces demandes "orphelines" seront examinées et publiées exactement comme n'importe quelle nouvelle demande de marque au Royaume-Uni. À défaut d’exercice de cette option, les demandes de MUE cesseront tout simplement d'avoir effet au Royaume-Uni à la date de sortie de l’Union ;
  • sort des oppositions en cours formées à l’encontre de MUE - Toute opposition déjà formée à l’encontre d’une demande de MUE, suivra son cours habituel devant l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Toutefois, l’opposition ne prendra effet, après le Brexit, que dans l'UE et non au Royaume-Uni. Il est donc recommandé de mettre en place un service de surveillance qui identifiera d’éventuelles demandes de marques du Royaume-Uni "orphelines" et de former opposition à l’encontre de celles-ci au Royaume-Uni ;
  • Sort des autres actions engagées devant l’EUIPO (nullité, déchéance etc.) à l’encontre de MUE - Ces actions ne seront pas automatiquement appliquées aux marques clones. Pour maintenir de telles actions au Royaume-Uni, il sera nécessaire d’y initier une nouvelle procédure. À noter que les coûts d’une procédure devant l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) sont plus élevés que ceux d’une procédure devant l’EUIPO.

Actions à envisager - Dans la mesure où vous avez des intérêts commerciaux au Royaume-Uni, nous vous recommandons d’examiner les points suivants avant la date de sortie, soit avant le 29 mars
2019.

  • Avez-vous déposé des demandes de MUE susceptibles d’être enregistrées après le 29 mars 2019 ? Si c'est le cas, vous devriez envisager de déposer une demande "orpheline" au Royaume-Uni dans un délai de neuf mois à compter de la date de sortie de l’UE ;
  • Souhaitez-vous mettre en place un service de surveillance exhaustif pour le Royaume-Uni afin d’identifier toutes demandes "orphelines", en particulier si vous avez formé opposition à une demande de MUE ?
  • Est-il souhaitable de modifier les accords de coexistence et/ou protocoles d’accord transactionnel portant sur des marques de l'UE ? Il peut être utile de conclure des avenants pour faire face aux éventuelles marques clones et/ou demandes "orphelines" du Royaume -Uni qui pourraient être créées.
  • Avez-vous identifié des actions en nullité, revendication ou déchéance en cours devant l'EUIPO qui devront être intentées de nouveau devant l'UKIPO pour les marques clones ?

Notre équipe est à votre disposition pour vous aider à prendre les mesures adéquates.


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A propos de notre cabinet d'avocats

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Expertise : Droit de la propriété intellectuelle

Publication : Lettre Propriétés intellectuelles

Auteurs

Sabine Rigaud
Sabine Rigaud
Counsel
Paris