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Il est « free »… mais il n’a pas tout compris !

Un refus d’enregistrement de marque prévisible

26/09/2019

En matière de marques, les déposants ne sont pas « free » d’enregistrer ce qu’ils souhaitent.

Une décision du tribunal de l’Union européenne l’a encore confirmé le 12 juillet 2019, refusant à l’enregistrement le signe verbal « Free » pour désigner des produits et services liés au domaine de l’amaigrissement. 

Plus de 135 000 marques1 de l’Union européenne sont déposées chaque année auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Cependant, un pourcentage non négligeable d’entre elles font l’objet d’objections de la part de l’EUIPO et n’ont pas la chance d’être enregistrées, notamment au motif qu’elles sont dépourvues de distinctivité. 

Une société de droit anglais, Miles-Bramwell Executive Services Ltd, en a fait l’amère expérience dans le cadre de son projet de dépôt de la marque verbale « FREE » pour désigner des produits et services liés au domaine de l’amaigrissement.

L’examinateur de l’EUIPO a en effet refusé la marque à l’enregistrement du fait qu’elle se heurtait à certains motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement 207/2009 (devenu l’article 7 du règlement 2017/1001) :

  • la marque était descriptive et dépourvue de caractère distinctif ;
  • la marque était composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service. 

Ce refus a été confirmé par la chambre de recours de l’EUIPO. La société déposante a alors formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne afin de faire annuler cette décision (TUE, 12 juillet 2019, T‑113/18). 

« FREE » n’est pas distinctif pour désigner des produits et services liés au domaine de l’amaigrissement 

De manière attendue, le Tribunal rejette ce recours, sur le seul moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, qui prévoit que sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». 

Pour mémoire, une marque n’est réputée distinctive qu’à la condition d’être capable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause. Elle doit permettre au consommateur de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.

Le Tribunal estime que, compte tenu des produits et services visés liés au domaine de l’amaigrissement, le public pertinent de l’Union européenne, qu’il soit anglophone ou non, comprendra le terme « free » comme signifiant « exempt (de quelque chose qui est considéré comme répréhensible ou problématique) ». Rappelons en effet que le TUE, comme l’EUIPO, tend à ignorer les disparités de maîtrise de la langue anglaise encore perceptibles au sein de l’Union européenne. En l’espèce, se fondant sur l’utilisation courante du terme « free » dans le domaine alimentaire (« sugar free », « gluten free », « alcohol free » etc.), le Tribunal considère que la marque demandée sera perçue comme « porteuse d’un message promotionnel et élogieux, dans la mesure où elle se limite à contenir la promesse, sans fournir d’autres informations, que ces produits et ces services concernent des produits exempts de certains ingrédients ou composants ».

Par conséquent, le terme « free » ne permettrait pas de distinguer les produits et services visés de ceux des concurrents et il serait anormal de réserver à un déposant un monopole sur ce terme. Le Tribunal en conclut que la marque est dépourvue de caractère distinctif et il rejette le recours.

« FREE » est-il susceptible d’être distinctif pour désigner d’autres produits ou services ?

La déconvenue de la société Miles-Bramwell Executive Services Ltd est-elle un cas isolé ? Le terme « free » est-il intrinsèquement inapte à exercer la fonction de la marque ?

Manifestement non, puisque ce terme identifie aujourd’hui sans équivoque l’activité exercée par l’opérateur de télécommunications du même nom. Celui-ci s’oppose d’ailleurs régulièrement et avec succès, à certains dépôts de marques similaires associant au terme « free » des éléments faiblement distinctifs. Notons toutefois que la distinctivité de ce signe a été acquise par un usage long et intensif sur le marché des télécommunications, de sorte que les offices retiennent qu’il est désormais établi que « (c)es marques jouissent d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent, à tout le moins pour les services de télécommunications ».

Hormis ce cas particulier de distinctivité acquise, il semble périlleux de déposer une marque incluant le seul terme « free » ou associant à ce terme des éléments exclusivement descriptifs. À titre d’exemple, ont été récemment refusées à l’enregistrement par l’EUIPO les marques :

Marque

Type de produit

Décision

FREE FOOD

Produits alimentaires

EUIPO, Division d’examen, 30 avril 2019, R-017892467_20190430

free5GC

Logiciels et services de télécommunications

EUIPO, Division d’examen, 28 mai 2019, R-017993508_20190528

Vêtements, produits de maroquinerie et produits cosmétiques

EUIPO, Division d’examen, 12 février 2019, R-017557224_20190212

À cet égard, l’EUIPO et l’INPI font preuve d’une sévérité accrue. Conscientes de l’encombrement croissant des registres, les offices procèdent à un examen de plus en plus attentif de la condition de distinctivité.

Par analogie, nous pouvons supposer qu’une tentative de dépôt du terme « gratuit », seul ou en association avec des termes descriptifs, se heurterait aux mêmes écueils. Perçu comme porteur d’un message promotionnel, il serait inapte à exercer, prima facie, la fonction de la marque.

De surcroît, on peut s’interroger sur le caractère potentiellement trompeur de tels signes, dans la mesure où ils auraient vocation à désigner des produits ou services à caractère payant. Mais il s’agit là d’un sujet distinct…

Comment éviter un refus d’enregistrement de marque ?

Avant tout dépôt de marque, nous vous rappelons qu’il est essentiel de s’interroger :

  • sur la signification du signe envisagé : le signe est-il couramment utilisé en lien avec les produits et services visés ? Est-il susceptible de les caractériser ou de les promouvoir ?
  • sur la disponibilité du signe : existe-t-il des signes antérieurs similaires ou identiques désignant des produits et services similaires ou identiques ?

Ces questions préliminaires n’étant pas les seules difficultés rencontrées lorsque vous envisagez un dépôt de marque, il peut être opportun de se faire conseiller préalablement au dépôt afin de limiter les risques de refus.

1https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/trade-marks


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Cet article a été publié dans notre Lettre Propriétés Intellectuelles d'octobre 2019. Découvrez les autres articles de cette lettre.

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Sabine Rigaud
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Lacoste Anne-Constance
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