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Montée en puissance du principe de bonne administration

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17/10/2018

Dans un arrêt du 28 juin 2018 , la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion de réaffirmer l’importance du principe de bonne administration (CJUE, 28 juin 2018, C-564/16 P).

 

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En l’espèce, la société PUMA entendait se prévaloir de la renommée de ses marques enregistrées en classes 18, 25 et 28, pour s’opposer à l’enregistrement d'une demande de marque de l’Union européenne pour des machines.

A l’appui de son opposition, la société PUMA se prévalait de décisions antérieures de l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) mais aussi de juridictions nationales ayant reconnu la renommée de ses marques. Toutefois, elle n’avait pas pris le soin de produire à nouveau, à l’appui de sa démonstration, les preuves soumises par le passé devant ces juridictions leur permettant d’apprécier la renommée des marques en cause.

Autre marque

Pour rejeter l’opposition de la société PUMA, la division d’opposition puis la chambre de recours de l’EUIPO avaient considéré qu’en se bornant à invoquer ces décisions antérieures, PUMA ne rapportait pas la preuve de la renommée de ses marques, rappelant le principe selon lequel l’Office n’est pas tenu par sa pratique décisionnelle antérieure.

Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) avait annulé cette décision, se fondant sur le principe de bonne administration et sur l’obligation incombant à l’EUIPO de motiver ses décisions : "l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, et eu égard à son obligation de motivation, la chambre de recours ne pouvait pas s’écarter de la pratique décisionnelle de l’EUIPO sans fournir la moindre explication quant aux raisons qui l’avaient amenée à considérer que les constats de fait sur la renommée des marques antérieures, effectuées dans ces décisions, ne seraient pas ou plus pertinents".

Plus précisément, le TUE avait reproché à la chambre de recours de ne pas avoir :

  • soit "demand[é] à la requérante de soumettre des preuves supplémentaires de la renommée des marques antérieures" ainsi que le lui permettait l’article 50 § 1 alinéa 3 du règlement 2868/95 du 13 décembre 1995 ;
  • soit "fourn[i] les raisons pour lesquelles elle estimait que les constats effectués dans ces décisions antérieures quant à la renommée des marques antérieures devaient être écartés en l’espèce".

Dans son arrêt du 28 juin 2018, la CJUE rejette le pourvoi formé par l’EUIPO, confirmant ainsi le raisonnement du TUE.

Elle rappelle tout d’abord que rien ne s’oppose à l’invocation, comme moyens de preuve de la renommée d’une marque, de décisions antérieures de l’EUIPO constatant l’existence d’une telle renommée dans le cadre d’autres procédures inter partes, notamment lorsqu’elles sont identifiées avec précision et que leur contenu essentiel est présenté dans l’acte d’opposition.

Elle souligne ensuite qu’en vertu des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, l’EUIPO ne peut se contenter d’invoquer le principe général selon lequel l’Office n’est pas tenu par sa pratique décisionnelle antérieure pour refuser de se prononcer.

Enfin, elle considère que les trois décisions antérieures de l’Office invoquées "constituaient, en ce qu’elles avaient reconnu la renommée des marques antérieures, un indice important de ce que ces dernières pouvaient également, dans le cadre de la procédure d’opposition en cause, être regardées comme jouissant d’une renommée".

Par conséquent, la CJUE en conclut que "c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu conclure […] que, dans les circonstances de l’espèce, il incombait à la chambre de recours, conformément au principe de bonne administration, soit de fournir les raisons pour lesquelles elle estimait que les constats effectués par l’EUIPO dans les trois décisions antérieures quant à la renommée des marques antérieures devaient être écartés en l’espèce, soit de demander à Puma de soumettre des éléments de preuve supplémentaires de la renommée des marques antérieures".

Concernant le premier point, la Cour de justice de l’Union européenne ne fait que transposer en matière de motifs relatifs de refus la règle qui valait déjà en matière de motifs absolus de refus selon laquelle, si l’Office n’est pas lié par ses décisions passées, il doit se soumettre à une obligation particulière de motivation lorsqu’il entend adopter une décision contraire, en vertu du principe de bonne administration (dans le même sens également voir TUE, 1er février 2018, T-105/16).

En revanche, le second point est plus surprenant puisque, sur le fondement du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation, la Cour vient infléchir le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’EUIPO en vertu de l’article 97 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (RMUE) d’adopter des mesures d’instruction et d’exiger la production de documents auprès des parties à l’instance. La faculté de demander la soumission de preuves supplémentaires prévue par le RMUE se transforme ainsi en obligation pour l’Office lorsque, sans preuves supplémentaires, ce dernier n’est pas en mesure de satisfaire à son obligation de motivation. L’opposant pourra donc apporter de nouvelles pièces hors du délai initialement imparti pour compléter son dossier d’opposition, par dérogation au principe d’égalité des armes.

Source
Lettre Propriétés intellectuelles | Octobre 2018
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Auteurs

Anne Laure Villedieu
Anne-Laure Villedieu
Associée
Paris
Anaïs Arnal
Avocat
Paris