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Sanction du défaut d’exploitation d’un brevet

17/10/2018

Un opticien, gérant d’une société de distribution de lunettes, a inventé un dispositif permettant aux lunettes d’être adaptées à différentes formes de nez. Il a déposé une demande de brevet français afin de protéger cette invention.

La société Essilor International a conclu avec lui un contrat de cession de brevet. Le prix de cession était composé d’une partie forfaitaire et d’une partie variable. La partie variable était calculée en fonction du nombre de pays dans lequel le brevet ferait l’objet d’extension, montant qui pouvait être ajusté à la hausse au regard des ventes réelles de dispositifs brevetés si le chiffre d’affaires réalisé était supérieur aux prévisions.

Trois ans après la conclusion de cet accord, l’opticien-inventeur a assigné Essilor International devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la réparation des préjudices causés par les manquements contractuels d’Essilor International. Plus précisément, il considérait qu’Essilor International avait manqué à son obligation d’exploiter l’invention brevetée et, partant, à celle de payer la part variable du prix de cession.

L’existence d’une obligation d’exploitation n’a rien d’évident dans une relation entre un cédant et un cessionnaire (à la différence de la relation entre un licencié et un donneur de licence) mais, dans cette affaire, les modalités de calcul de la partie variable du prix de cession révélaient qu’Essilor International s’était bel et bien engagée à exploiter l’invention.

Le Tribunal a rappelé qu’il s’agissait d’une obligation de moyens impliquant l’investissement de compétences professionnelles et un travail de mise au point permettant la commercialisation de l’invention (TGI Paris, 25 mai 2018, n° 17/06753).

Sur un plan probatoire, il appartient au débiteur de cette obligation de démontrer qu’il a mis en œuvre les moyens nécessaires à l’exploitation de l’invention. Lorsque l’invention n’est pas exploitée, c’est également à lui de prouver l’impossibilité technique de procéder à cette exploitation.

En l’espèce, Essilor International a bien démontré qu’elle avait fourni des efforts de développement significatifs mais le Tribunal a néanmoins refusé de considérer que l’exploitation s’était heurtée à une véritable impossibilité technique. En effet, au regard des éléments fournis, le Tribunal relève que le développement s’est déroulé "sans que des obstacles particulièrement préoccupants ne soient à ce stade mentionnés", et en conclut qu’Essilor International a manqué à son obligation d’exploiter l’invention.

Ainsi, l’opticien-inventeur était bien fondé à demander indemnisation des pertes au titre des redevances liées à l’exploitation qu’Essilor International aurait dû réaliser. Le Tribunal a donc appliqué les dispositions du contrat qui liaient la rémunération variable au nombre de pays où le brevet a été délivré. En l’espèce, hormis aux USA et en Chine, la procédure d’examen était assez mal engagée. Le Tribunal a notamment relevé que "les perspectives d’exploitation de l’invention étaient incontestablement différentes de celles envisagées sur la base de la demande de brevet objet du contrat" et a accordé à l’opticien-inventeur la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ce montant est très inférieur aux demandes de l’intéressé qui semblait considérer qu’Essilor International n’avait pas su tirer le meilleur parti de son invention. Cela étant, les espoirs d’Essilor International ont aussi été déçus : la procédure d’examen devant l’Office européen des brevets a révélé que la valeur de cette invention était - elle aussi - bien inférieure à ce qui était envisagé.

Dans ce contexte, le Tribunal a rigoureusement appliqué les termes du contrat, ce qui l’a conduit à une solution qui paraît équilibrée. Cette décision souligne à nouveau à quel point il est important de rédiger méticuleusement les clauses d’indexation de prix, qui doivent anticiper à la fois le succès d’une invention mais aussi le risque d’échec.

Source
Lettre Propriétés intellectuelles | Octobre 2018
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Auteurs

Jean-Baptiste Thiénot
Jean-Baptiste Thiénot
Counsel
Paris