Retour d’expérience sur les nantissements de droits de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle ("PI") ont vu leur valeur économique s'accroitre de manière exponentielle ces dernières années. Alors que, jusqu'au début des années 2000, ce type d'actifs n'était que rarement utilisé dans l'accès au crédit, il est désormais courant de voir les droits de PI faire l'objet de sûretés pour favoriser la mise en place de financement bancaires ou obligataires.

Cette possibilité constitue certainement une opportunité intéressante, notamment pour les entreprises innovantes en recherche de financement, mais les spécificités juridiques de chacun de ces droits ne doivent pas être occultées. De plus, malgré les dernières réformes en matière de droit des sûretés, le régime juridique applicable reste dispersé en termes de codification.

En effet, les nantissements de droits de PI sont généralement soumis aux règles du nantissement des meubles incorporels (renvoyant à celles du gage de meuble corporel), lesquelles peuvent être complétées par certaines règles spécifiques du Code de la propriété intellectuelle.

De manière générale, le nantissement doit faire l'objet d'un écrit entre les parties et d'une inscription auprès du registre spécial compétent.

Tous les droits de PI peuvent en principe faire l'objet d’un nantissement, mais il apparaît judicieux, tant pour la rédaction de l’écrit que pour la mise en œuvre de ses modalités d'inscription, de tenir compte du régime applicable à chacun de ces droits.

En premier lieu, certains droits de propriété intellectuelle existent par l’effet d’une décision d’un office de la propriété intellectuelle, comme l'INPI en France qui délivre les marques, les brevets, les dessins et modèles, etc., alors que d’autres droits de PI existent par l’effet de la création de l’œuvre elle-même, comme les droits d'auteurs. Pour un créancier, les droits qui font l'objet d'un enregistrement présentent un double avantage : le registre est de nature à conforter le créancier sur la question de la titularité, et le nantissement pourra être publié sur ce même registre afin d'être opposable aux tiers.

En second lieu, un autre aspect est parfois mal appréhendé dans le cadre d’un nantissement : le risque d’annulation du titre. Le créancier sait généralement qu’un brevet confère une protection de 20 ans non renouvelable, alors qu’une marque est enregistrée pour une durée de 10 ans indéfiniment renouvelable. Il est en revanche moins connu que cette "durée de vie" du droit de PI peut parfois être abrégée contre le gré de son titulaire. Il n'est en effet pas rare qu'un droit de PI fasse l'objet d'une action (administrative ou judiciaire) destinée à annuler - en tout ou partie - ledit droit de PI. Par exemple, un brevet peut être annulé à tout moment si un concurrent parvient à démontrer que l'invention concernée n'était pas nouvelle.

Le créancier ne peut évidemment pas s'opposer à ce type d'action susceptible d’anéantir le bien nanti, mais il peut, au préalable, mener des recherches approfondies à ce sujet pour en estimer le risque. Du côté du constituant, l'enjeu sera d'anticiper tout risque de manquement à ses engagements contractuels vis-à-vis de la banque. La quasi-totalité des contrats de sûretés prévoient des déclarations et engagements selon lesquels l'actif nanti est bien la propriété du constituant et ne fait l'objet d'aucune contestation ou encore d'aucun litige. Pour couvrir l’hypothèse d’une contestation née postérieurement au nantissement, le contrat pourra prévoir qu'en cas d'action (non définitivement jugée) menée par un tiers, le constituant aura l'obligation d'informer immédiatement la banque de ce risque. Dans le cas où l'action donnera raison au demandeur, l'assiette de la sûreté sera réduite de facto et le constituant n'aura généralement d'autre choix que de se rapprocher de son créancier, soit pour obtenir une renonciation de sa part à activer ses droits du fait de la réduction de l'assiette du bien garanti, soit pour substituer à ce bien un autre actif à valeur économique équivalente. A défaut de stipulations spécifiques, le constituant risque de se trouver en situation de manquement contractuel sans possibilité d’y remédier, ce qui peut évidemment être lourd de conséquences.

Article paru dans Option finance le 30 avril