Le service Adwords sous la loupe de la CJUE : le fin mot de l’histoire ?

1. Le prestataire de liens sponsorisés exerce une activité dont la particularité a nourri le débat du droit des marques et des règles applicables aux prestataires intermédiaires. Est-il l’auteur d’actes de contrefaçon lorsqu’il permet à ses clients d’utiliser comme mots clés les marques d’autrui ? Est-il un simple hébergeur qui stocke des signes sans autre maîtrise ? Quelle qualification donner aux actes accomplis par Google, quel est son statut, dans le cadre de son service de référencement ? Voici les questions auxquelles les juridictions françaises ont tenté de répondre dans le cadre du volumineux contentieux portant sur le service de référencement de mots clés du célèbre moteur de recherche, avant de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

La CJUE a été saisie par voie de questions préjudicielles par la Cour de cassation, à l’occasion d’une série de trois arrêts en date du 20 mai 2008(1) dont les faits sont proches et mettent au cœur du litige le service de référencement de la société Google (ci-après « Google ») intitulé « Adwords ». Les questions posées par la chambre commerciale de la Cour de cassation à la CJUE avaient trait principalement à la licéité du service Adwords au regard du droit des marques ainsi qu’à la reconnaissance, dans le cadre de ce service, du statut d’hébergeur à la société Google.

L’arrêt de la CJUE en date du 23 mars 2010 y apporte de riches éléments de réponse. Afin d’apprécier toute la portée de cette décision, il convient, à titre liminaire, d’une part, d’exposer de manière synthétique le mécanisme du service « Adwords » et, d’autre part, de rappeler les faits des trois espèces ayant amené la Cour de cassation à saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

2. Le moteur de recherche Google permet à l’internaute de saisir dans l’espace approprié le mot clé qui va permettre l’affichage des sites Internet pertinents au regard de sa requête. En fonction du contenu de la requête, deux types de résultats s’affichent sur la page : les résultats naturels et les liens promotionnels. Les premiers liens redirigent l’internaute vers les sites correspondant au contenu de la requête et sont affichés en plein page par ordre décroissant de pertinence. Un tel affichage du site d’un opérateur en tant que résultat d’une recherche s’intitule le résultat « naturel » en ce sens que le site est référencé selon son contenu et à titre gratuit.

Parallèlement, Google propose un service de référencement payant, dans un espace réservé. Un opérateur peut ainsi sélectionner un ou plusieurs mots clés qui, lorsqu’ils seront saisis par un internaute à l’occasion d’une requête, entraineront l’affichage de son annonce en haut de la page de résultats ou dans une colonne à droite de cette page, dans la rubrique « liens commerciaux ». L’annonce est composée d’un message commercial et d’un lien promotionnel qui redirige l’internaute vers le site de l’opérateur. Il est à préciser que le terme sélectionné par l’annonceur à titre de mot clé n’apparaît pas dans l’annonce elle-même s’il n’est pas repris par l’annonceur dans son message commercial et s’il n’est pas reproduit au sein du lien promotionnel.

La rémunération de Google est fondée sur le prix maximal fixé avec l’annonceur, par clic sur le lien promotionnel. Le « prix maximal par clic » conditionne la place de l’annonce dans la rubrique des liens commerciaux. Ainsi, plus l’annonceur est prêt à débourser une somme élevée pour utiliser le mot clé, plus sa position dans la rubrique est avantageuse. Outre l’élément du prix maximal par clic, l’ordre d’affichage est également déterminé par le nombre de clics antérieurs sur les liens promotionnels et par la qualité, évaluée par Google, de l’annonce elle-même.

3. Or, dans les trois espèces portées devant la Cour de cassation, un annonceur avait sélectionné, en tant que mot clé, un terme reproduisant la marque d’un tiers - qui n’avait pas donné son consentement à une telle utilisation - et ce, afin de rediriger l’internaute vers son propre site proposant des produits soit concurrents à ceux visés par la marque sélectionnée, soit contrefaisant les produits couverts par ladite marque.

Dans la première affaire, la Cour d’appel de Versailles(2) a considéré que Google avait commis des actes de complicité de contrefaçon par fourniture de moyen en mettant à disposition d’un annonceur des mots clés reproduisant des marques « la bourse des vols », « la bourse des voyages » et « BDV » et « bourse-des-voyages.com » dont les sociétés Viaticum et Luteciel sont titulaires. La deuxième espèce portait sur la marque « eurochallenges » appartenant à un particulier qui en a concédé une licence à la société CNRRH. La Cour d’appel de Versailles(3) a condamné Google pour contrefaçon. Dans la troisième affaire (4), la société Louis Vuitton Malletier avait assigné Google après avoir constaté que ses marques « Vuitton », « Louis Vuitton » et « LV » étaient utilisées à titre de mots clés. Le prestataire de service de référencement est là encore reconnu contrefacteur par la Cour d’appel de Paris.

Dans ces trois espèces, Google a formé un pourvoi contre les arrêts qui l’avaient tous reconnu coupable soit d’acte de contrefaçon, soit d’acte de complicité de contrefaçon.

4. La Cour de cassation a interrogé la CJUE sur les deux problématiques, l’une fondée sur le droit des marques(5) et l’autre, sur les règles de responsabilité des prestataires intermédiaires(6) et a ainsi posé les deux questions préjudicielles suivantes :

• Google commet-il des actes de contrefaçon en mettant à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant des marques, et en organisant la création et l’affichage de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits concurrents ou contrefaisants à ceux couverts par les marques ?
• Dans l’hypothèse où de tels usages ne constitueraient pas un acte de contrefaçon, Google peut-il être considéré comme un simple hébergeur de sorte que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’après qu’il a été informé par le propriétaire de la marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur ?

L’affaire « Vuitton » et l’affaire « Eurochallenges » comportaient, en outre, respectivement une question sur la renommée de la marque et sur les actes de l’annonceur qui ne seront pas traités dans le cadre de cette étude(7).

Les développements ci-après se concentreront sur les problématiques directement liées au prestataire de service intermédiaire en se focalisant sur l’interprétation, par la CJUE, de l’utilisation par Google des marques à titre de mots clés (I) et sur son statut d’hébergeur potentiel (II).

I. Google n’est pas contrefacteur

5. La CJUE adopte une démarche didactique en reprenant les quatre éléments permettant de caractériser un acte de contrefaçon en vertu de l’article 5 § 1de la directive 89/104, pour retenir que l’utilisation, par Google, de termes reproduisant des marques en les mettant à disposition de l’annonceur ne saurait être reconnue comme une contrefaçon (A). Pour ce faire, la Cour s’appuie contre toute attente sur la condition d’usage dans la vie des affaires. Quel que soit le fondement retenu par la CJUE pour écarter tout acte de contrefaçon commis par Google, cette décision entraîne de lourdes conséquences quant à la protection de la marque par son titulaire (B).

A. Google n’exploite pas les marques dans la vie des affaires

6. Afin d’apprécier le caractère contrefaisant des actes commis par Google, la Cour se fonde sur l’article 5, § 1-a de la directive 89/104 qui dispose : « la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires : a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ».

Cette disposition a été transposée à l’article L 713-2, a du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui ne reprend pas pour autant la condition d’usage dans la vie des affaires(8). Bien que cette condition d’exploitation du signe ne soit pas expressément reprise par les textes, le juge national reste tenu d’interpréter les textes français conformément au droit communautaire. Il ne peut dès lors se dispenser d’apprécier les cas qui lui sont soumis au regard de l’usage dans la vie des affaires ; ce qu’il ne manque pas de faire(9). Il résulte donc des dispositions précitées que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si les quatre conditions suivantes sont réunies :

• cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
• il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
• il doit être fait pour des produits et services identiques à ceux visés à l’enregistrement;
• il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et, notamment à sa fonction essentielle de garantie d’origine des produits ou des services(10).

Après avoir rappelé que les prestations de Google consistent à accepter et à stocker les mots clés sélectionnés par l’annonceur (point 42), et que l’utilisation de mots clés a pour finalité de faire afficher l’annonce proposant des produits ou services identiques à ceux couverts par la marque reproduite (point 46), la CJUE déroule son raisonnement en appréciant, pour chacune de ces quatre conditions, si elles sont satisfaites.

7. La Cour commence par analyser la condition d’usage dans la vie des affaires en se référant à la définition consacrée par la jurisprudence communautaire selon laquelle un tel usage est reconnu lorsqu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique, et non dans le domaine privé(11). Pour autant, elle en fait une interprétation pour le moins surprenante. Elle relève en effet que les prestations de référencement incluant le stockage des mots clés et l’organisation de l’ordre de l’affichage des annonces constituent une activité commerciale et visent un avantage économique. Les deux conditions de l’usage dans la vie des affaires semblent alors réunies. Pourtant, elle estime que la mise à disposition des signes utilisés en tant que mots clés, leur stockage et l’affichage des annonces n’impliquent pas que Google « fasse lui-même un usage de ces signes au sens de l’article 5 de la directive 89/104 » (point 55). Elle précise que l’usage d’un signe dans la vie des affaires requiert que cet usage soit réalisé « dans le cadre de sa propre communication commerciale » (point 56).

Dans la mesure où Google exécute des prestations de services permettant aux annonceurs d’exploiter des signes à titre de mots clés, amenant au référencement de leurs propres annonces commerciales, la Cour considère que Google ne fait que mettre à disposition ces signes, sans lui-même en faire usage pour sa propre publicité.

La CJUE ajoute, par ailleurs, que la rémunération du prestataire en contrepartie des services ayant pour objet la mise en place des conditions techniques nécessaires à l’usage d’un signe n’est pas un élément tendant à faire reconnaître l’usage dudit signe dans la vie des affaires.

8. Compte tenu du fait que la condition « d’usage dans la vie des affaires » n’est pas caractérisée, l’examen tant de la condition d’usage « pour des produits et services » que de celle portant sur l’atteinte aux fonctions essentielles de la marque apparaît superflu. Ces deux dernières conditions ne seront, dès lors, appréciées qu’au regard des agissements de l’annonceur, laissant sur leur faim ceux qui attendaient une réponse de la Cour sur la question de l’usage du mot clé par Google à titre de désignation d’un produit.

La décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne est radicale et sans équivoque. Elle conduit, à présent, les juridictions nationales à trancher les litiges qui leur seront soumis à la lumière d’une position claire de l’instance communautaire sur l’usage dans la vie des affaires. Les tribunaux français devront se référer à cet usage qui, constatons-le, était loin d’être leur fondement privilégié pour apprécier les agissements des prestataires de référencement.

B. L’absence d’usage dans la vie des affaires : une qualification lourde de conséquences pour le titulaire de marques

9. Si la condition sur laquelle s’est appuyée la CJUE pour rejeter l’existence d’actes de contrefaçon commis par Google ne semblait pas être au centre des débats (1), la solution adoptée n’est pas nouvelle (2). Elle n’emporte pas moins des conséquences pratiques pour les annonceurs et les titulaires de marque (3).

1. L’usage dans la vie des affaires : un fondement contestable ?

10. Non seulement l’usage dans la vie des affaires n’était pas le point sur lequel la Cour de cassation attendait que la CJUE se prononce spécialement, mais encore, au regard de la définition d’un tel usage, il reste difficile de suivre le raisonnement de la juridiction communautaire. Au vu notamment des questions préjudicielles à l’origine de cet arrêt, le débat sur la licéité des prestations de référencement publicitaire de Google semblait bien plus se concentrer sur l’utilisation des signes pour désigner les produits et services visés par la marque que sur l’exploitation dans la vie des affaires stricto sensu(12).

La problématique nationale s’était surtout cristallisée autour du principe de spécialité. Par application de ce principe, énoncé à l’article L 712-2 du CPI, le monopole conféré au titulaire de la marque est cantonné dans la stricte limite de l’exploitation de la marque pour désigner un produit ou service. Le titulaire d’une marque ne bénéficie pas d’un monopole absolu sur le signe déposé(13). Au vu de ce principe, la question relative à l’exploitation d’une marque pour désigner un service ou un bien dans le cadre du système de référencement publicitaire ne manquait pas d’intérêt dans la mesure où le service Adwords ne comportait, a priori, pas de lien direct avec les produits et services visés par les marques considérées. L’existence même de la fonction de désignation de produits des signes utilisés en tant que mots clés par Google a été mise en débat(14). En effet, l’activité d’Adwords n’est pas, en tant que telle, désignée par les termes des mots clés sélectionnés par l’annonceur(15). Cet argument était d’ailleurs, l’un des axes principaux de la défense de Google(16).

C’est aussi sous cet angle, que l’Avocat Général avait abordé ses conclusions du 22 mai 2009, en considérant que la condition d’usage dans la vie des affaires était satisfaite (points 60, 61, 75 et 76) et concentrant ses développements sur l’utilisation des signes aux fins de distinguer des produits et services. Il rejetait, à cet égard, la reconnaissance d’acte de contrefaçon pour les prestations de stockage des mots clés estimant que les services Adwords ne sont pas similaires à ceux visés par les marques (point 67) et retenait en revanche la contrefaçon pour les prestations d’affichage (points 79 à 81). Le raisonnement de l’Avocat Général n’a toutefois pas été retenu par la CJUE qui n’a pas eu, in fine, à se prononcer sur l’usage par Google des marques considérées en tant que désignant un produit ou un service.

11. La CJUE adopte une conception extrêmement restrictive de la notion d’usage dans la vie des affaires. Cette condition a, en effet, vocation à délimiter le contexte dans lequel se situe l’usage du signe, soit un contexte commercial, par opposition à un domaine informatif ou artistique. La définition retenue par la jurisprudence de la Cour est, à ce propos, suffisamment large pour que soit satisfaite cette condition dès lors que l’usage s’inscrit dans une activité économique. Elle porte d’avantage sur la notion de vie des affaires que sur la notion d’usage. L’appréciation de l’acte de contrefaçon requiert, en effet, deux étapes successives. La première consiste à reconnaître l’existence d’un contexte économique. Dès lors que cette première condition est remplie, le juge doit apprécier si les signes sont utilisés aux fins de désignation de produits ou services(17) à l’occasion de l’examen de la seconde condition portant sur l’usage pour des produits et services.

Or, la Cour admet que le service de référencement, socle de l’utilisation des mots clés, se situe dans la vie commerciale. Elle reconnaît au service de Google la qualité d’activité commerciale visant un avantage économique. Ce qu’elle conteste en revanche, c’est l’usage de la marque par Google dans le cadre de son activité. Il n’est pas aisé d’apprécier les raisons pour lesquelles la Cour restreint au champ de la communication commerciale l’usage d’une marque dans la vie des affaires. De la même manière, la Cour rejette l’élément financier, à savoir la rémunération de Google, pour apprécier cette condition. Le raisonnement suivi peut surprendre dès lors que l’ensemble du système de référencement repose sur la rémunération du prestataire par clic sur les liens, eux-mêmes apparaissant en fonction du choix des mots clés. L’exploitation des mots clés et, par là même, des marques reproduites par ceux-ci est au cœur du système économique du service de référencement.

Plus largement, la solution retenue par la CJUE se démarque de celle qui pourrait être dégagée de la jurisprudence française, qui, majoritairement, retient la qualité de contrefacteur de Google. Cette décision va, à l’évidence, modifier les positions jusqu'alors adoptées.

2. Une solution à contre-courant de la tendance jurisprudentielle française

12. Il faut tout d’abord relever que les tribunaux français ont pu déjà refuser de condamner Google au titre d’agissements contrefaisants, préférant d’autres fondements juridiques pour, in fine, retenir sa responsabilité. Il a ainsi été jugé que Google ne pouvait être contrefacteur dès lors que l’usage du signe litigieux pour le référencement du lien commercial ne s’accompagnait d’aucune proposition de produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque mais « particip[ait] d’une activité de service de publicité(18)». Plus récemment, les juges ont écarté la contrefaçon des marques « Terres d’Aventure » et « Voyageurs du Monde » par Google qui les proposait en tant que mots clés dans le système Adwords car « les actes illicites n’ [étaient] constitués que lorsque l’annonceur [choisissait] l’une de ces dénominations comme mot clé sans avoir l’autorisation du titulaire », et conclu que le fonctionnement du générateur de mots clés ne pouvait engager la responsabilité du prestataire sur le fondement de la contrefaçon de marques. Dans cette affaire, les magistrats ont estimé que Google exerçait une triple activité de régisseur publicitaire, de conseil en publicité et de support publicitaire ; ils l’ont toutefois condamné sur le fondement de la publicité mensongère et sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour ne pas avoir mis en place les mesures permettant l’exclusion des marques considérées en tant que mots clés(19).

Néanmoins, la majorité des décisions a retenu la qualité de contrefacteur du prestataire de référencement(20).

L’arrêt de la CJUE vient donc infléchir ce courant jurisprudentiel. Cette décision a en sa faveur de freiner la tendance consistant à démultiplier les actes considérés comme des usages de la marque. Elle rappelle ainsi que tout usage du signe constituant une marque, effectué sans le consentement du titulaire, n’est pas systématiquement un acte de contrefaçon et que le monopole de propriétaire d’une marque demeure encadré.

13. A la lumière de cette décision, on peut se demander si toute voie d’action en contrefaçon à l’égard de Google, et plus largement des moteurs de recherche, est définitivement fermée au titulaire d’une marque utilisée en tant que mot clé. A cet égard, le droit de propriété littéraire artistique pourrait constituer un fondement de substitution à celui du droit des marques. Il est moins exigeant que ce dernier puisqu’il ne prévoit pas de principe de spécialité, de sorte que toute reproduction de la création protégée, sans le consentement de l’auteur, est constitutive d’une atteinte au droit de l’auteur (CPI art. L 122-4).

Pourrait-il être alors envisageable de se fonder sur le livre Ier de ce Code pour poursuivre Google? La condition d’originalité du signe est satisfaite dès lors que le signe ou la phrase porte l’empreinte de l’auteur. On pourrait imaginer qu’un slogan déposé à titre de marque soit, par ailleurs, reconnu comme original au titre du droit d’auteur(21).

Une simple reproduction servile d’un terme protégé en vertu du droit d’auteur par le prestataire intermédiaire, par exemple dans la liste des mots clés suggérés, serait donc susceptible de constituer un acte de contrefaçon. En pratique, il demeure rare qu’un terme réponde à l’exigence d’originalité. Les actions fondées sur le livre I du CPI ne pourraient donc pas se substituer parfaitement aux recours diligentés en vertu du droit de marque et resteraient très marginales.

3. Portée de la décision à l’égard des titulaires de marques

14. Il est certain que les titulaires de marques concentreront désormais leurs actions à l’encontre des annonceurs. Une telle pratique appellera de la part du propriétaire des marques, une multiplication des démarches et poursuites à l’encontre de chaque annonceur qui utilisera son signe en tant que mot clé.

Si cette décision apparaît clémente à l’égard de Google, dont le service de référencement payant apparait définitivement licite au regard du droit des marques, elle entraîne des conséquences sévères à l’égard des titulaires des marques.

15. D’un point de vue pratique et stratégique, poursuivre Google assurait au propriétaire de la marque, en cas de victoire, une suppression totale et pérenne du mot clé reprenant son titre. Cette action constituait une sorte d’attaque centrale, pour reprendre de manière imagée une terminologie du droit des marques. En effet, en cas de succès, la condamnation de Google à cesser d’utiliser la marque en tant que mot clé privait, par voie de conséquence, l’intégralité des annonceurs de la possibilité de le sélectionner.

D’un point de vue économique, le titulaire de la marque devra intenter une action en contrefaçon à l’encontre de chaque annonceur. La multiplication des poursuites et, dès lors des frais de procédure, entraînera de facto pour lui une augmentation des coûts liés à la protection de son titre.

La décision de la CJUE n’organise cependant pas un dispositif d’immunité au profit de Google puisqu’elle précise que la responsabilité de Google peut être recherchée sur d’autres fondements tels que les règles relatives aux prestataires intermédiaires.

II. Google potentiellement hébergeur

16. Google a soutenu revêtir la qualité d’hébergeur et a ainsi invoqué le bénéfice du régime de responsabilité particulier qui lui est appliqué.

L’hébergeur ne peut être mis en cause qu’après avoir été préalablement informé de l’hébergement d’un contenu litigieux. Dans les trois affaires ayant donné lieu à la saisine de la CJUE, la Cour de cassation paraissait avoir écarté toute possibilité de reconnaissance du statut d’hébergeur au moteur de recherche Google. La messe semblait être dite sur ce point. Toutefois la CJUE n’a pas entendu fermer toute voie à la reconnaissance du statut d’hébergeur (A). Le statut de Google sera amené à évoluer ou à changer en fonction des actes qu’il réalise dans le cadre de son activité, statut dont la détermination reste sujette à une large interprétation (B).

A. Le potentiel statut d’hébergeur de Google

17. La décision de la CJUE est nettement moins tranchée sur ce second point. Les dispositions applicables à la responsabilité des prestataires intermédiaires sont prévues par la directive 2000/31 du 8 juin 2000, dite « directive sur le commerce électronique » qui définit les services de la société de l’information(22) comme « tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services » (art. 2, a).

L’article 14 est, quant à lui, consacré aux services d’hébergement et dispose que lorsque le prestataire fournit un service de stockage d’informations fournies par un destinataire du service, il n’est responsable des informations stockées qu’à condition d’avoir eu effectivement connaissance de l’activité ou information illicite. Cette disposition a été transposée en France par la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) à l’article 6.2.

S’ajoute à ces conditions celle de la « neutralité » de l’hébergeur. En effet, la qualité d’hébergeur n’est reconnue au prestataire de service que si le rôle exercé par celui-ci est d’ordre purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke.

18. Après avoir jugé que le service de référencement réunissait toutes les conditions permettant de considérer qu’il était un service de la société de l’information (point 110), la Cour de justice s’intéresse aux prestations de stockage liées au système Adwords. Elle considère que le prestataire d’un service de référencement transmet bien des informations du destinataire dudit service, à savoir l’annonceur, sur un réseau de communication ouvert aux internautes et stocke les données suivantes : les mots clés sélectionnés, le lien promotionnel, le message commercial et l’adresse du site de l’annonceur.

La Cour rejette les arguments tendant à écarter le statut d’hébergeur au prétexte que Google fournit des services payants et contrôle le contenu de ses services en faisant afficher les liens promotionnels en cas de concordance entre les mots clés et le contenu de la requête d’un internaute (point 116).

Reste alors l’appréciation du rôle neutre ou actif de Google. Sur ce point, la CJUE laisse place à l’interprétation des instances nationales en les invitant à apprécier le rôle actif de Google au regard de sa participation à la « rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans l’établissement ou la sélection des mots clés » (point 118).

La Cour écarte certes du débat sur le statut de Google les éléments du caractère payant et la concordance des mots clés avec les requêtes, mais elle ne fixe pas pour autant le statut de ce prestataire. La détermination du rôle actif de Google au titre de certaines catégories d’actions (rédaction du message, sélection des mots clés) reste encore sujette à interprétation.

B. Un statut encore flou

19. La CJUE ne définit pas le statut de Google en tant que prestataire de services de référencement payants. Cette décision émaille le fort courant jurisprudentiel qui écartait quasi-systématiquement l’application de l’article 6.2 de la LCEN(23), sans pour autant le remettre totalement en cause. Une telle approche emporte ici aussi des conséquences pour le titulaire de la marque.

1. Un rôle actif à déterminer

20. Les récentes décisions françaises ont écarté, dans le plus d’hypothèses possibles, le statut d’hébergeur(24). Bien qu’il demeure encore délicat d’appréhender quelle action, dans la rédaction des messages, sera jugée comme un rôle actif, les tribunaux français qui ont déjà examiné le rôle de Google dans l’élaboration des messages ont retenu son intervention comme régie publicitaire. Ainsi, pour qualifier Google de régie dans l’affaire Vuitton, la cour d’appel de Paris retenait déjà son implication en ce qu’il organisait la rédaction des messages et décidait de leur présentation ainsi que de leur emplacement. Il serait concevable que la Cour de cassation confirme cette solution en considérant que la présentation, l’emplacement et la mise à disposition d’un service de modification des messages constituent le socle du rôle actif de Google.

21. S’agissant de sa participation à l’établissement des mots clés, là encore des critères devront être définis. Doit-on comprendre que l’établissement et la sélection des mots clés, via le logiciel de Google, ne constituent pas un rôle actif et que seule une certaine participation à cette sélection, telle que la suggestion de mots à l’annonceur correspond à un caractère actif ?

L'on aurait pu s'attendre à ce que la CJUE fournisse plus d'éléments d'appréciation pour encadrer cette notion de rôle actif. Il y a fort à parier que la source des affaires Google se tarira peu, trouvant un second souffle dans la problématique du rôle actif ou neutre du prestataire de service de référencement. Au vu de la généralité de la formule employée par la CJUE, la latitude pour écarter le régime de l’hébergeur n’est peut-être pas si mince.

22. Une nouvelle casuistique va poindre au sujet du rôle concret de Google, activité par activité. L’impact de l’utilisation de procédé automatisé par Google, la suggestion de mots clés mis à la disposition des opérateurs, la place des termes dans la liste des mots proposés seront autant de pistes pour apprécier la neutralité du prestataire.

La part d’interprétation ne concourt pas en faveur d’un statut harmonisé de Google entre les différents Etats membres et risque d’entrainer une grande disparité dans le traitement de ce type de litiges au sein de l’Union Européenne.

Cette décision révèle plus largement la difficulté que suscite la qualification des nouveaux opérateurs exerçant sur Internet et qui reçoivent tour à tour la qualité d’hébergeur ou d’éditeur, ou encore cumulent la qualité d’hébergeur et celle de régie publicitaire(25).

2. Enjeu et conséquences du statut de Google

23. L’enjeu de la qualification de Google n’est pas négligeable. S’il est reconnu hébergeur, Google devra préalablement être informé par le titulaire de la marque du fait qu’il héberge un contenu illicite. En outre, la qualité d’hébergeur exempte Google de toute obligation générale de surveillance des informations qu’il stocke et transmet(26) . Au surplus, la saisie de l’hébergeur ne peut avoir qu’un caractère subsidiaire dans la mesure où le demandeur est tenu d’interpeller, en premier lieu, l’auteur ou l’éditeur du contenu litigieux. Le statut d’hébergeur est donc bien protecteur en l’absence d’obligation générale de surveillance et en présence d’un régime de responsabilité allégé.

Si cette qualité lui est déniée dans le cadre du service Adwords, Google sera soumis au régime de responsabilité de droit commun. Dans le contexte particulier de l’utilisation des mots clés, il pourra être mis en cause sur le fondement l’article 1382 du Code civil. Reste qu’il ne pourra, en tout état de cause, être poursuivi pour acte de contrefaçon mais seulement sur le fondement d’une faute commise au titre de l’absence de surveillance, a priori, de son système, ou de défaillance de celui-ci.

24. En pratique, devant l’incertitude de voir reconnu le rôle neutre ou passif de Google, il sera recommandé aux titulaires de marques de se conformer au dispositif de notification de contenu illicite. L’article 6.5 de la LCEN décrit la procédure d’information de l’hébergeur qui n’est pas sans formalisme.

Dans la mesure où la notification a été conçue comme une procédure subsidiaire, le notifiant doit, au préalable, adresser un courrier à l’éditeur ou l’auteur, en l’espèce, l’annonceur. La notification indiquera notamment l’identité complète de l’expéditeur, la détermination précise du contenu litigieux et le motif amenant à solliciter sa suppression. L’hébergeur conserve cependant son pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de supprimer effectivement le contenu faisant l’objet de la demande. En raison de l’existence de ce droit, il n’est pas à exclure que le titulaire de la marque ne puisse trouver satisfaction par la voie extrajudiciaire. Ce constat doit être nuancé par le fait que l’hébergeur apprécie l’illicéité du contenu à ses risques et périls suite à cette notification. S’il ne supprime par les informations litigieuses, il sera alors susceptible de voir sa responsabilité engagée. Ce que le notifiant qui s’estime lésé n’hésitera sans doute pas à faire.

Afin d’éviter tout abus dans les demandes de suppression, la loi a également encadré cette procédure du côté du notifiant. L’article 6, I-4 LCEN prévoit une sanction d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende en cas de notification à l’hébergeur d’un contenu illicite en sachant que ce contenu ne l’est pas. Cette disposition appelle donc la prudence de ceux qui souhaiteraient, sans un fondement solide, voir retirer du service de référencement des mots clés.

25. Dans la bataille des usages, la Cour de justice de l’Union européenne fait du prestataire de liens sponsorisés le grand vainqueur en le protégeant sur le terrain de la contrefaçon de marques. Reste encore à éclaircir son statut. Il est à espérer que les juridictions françaises, à la lumière des pistes lancées par la CJUE, baliseront plus nettement le rôle du prestataire intermédiaire. Le combat des mots-clés laissera t-il la place à la guerre du statut du prestataire de liens sponsorisés?

¹ Cass. com 20-5-2008 n° 06-15.136 : RJDA 8-9/08 n° 963 ; Cass. com 20-5-2008 n° 06-20.230, Cass. com 20-5-2008 n° 05-14. 331 : BRDA 7/10 n° 25.

² TGI Nanterre 13-10-2003 n° 03-51 : RJDA 2/04 n° 249 ; CA Versailles 10-3-2005 n° 03-7388, 04-2214 : PIBD 2005 n° 812 III p. 428, Rev. jur. com. 2005 p. 229 note H. Alterman.

³ TGI Nanterre 14-12-2004 n° 04-7504 : Propr. ind. 2005 comm. n° 26 note Pascale Tréfigny ; CA Versailles 23 -3-2006 n° 05-342 : RJDA 12/06 n° 1278.

⁴ TGI Paris 4-2-2005 n° 04-5745 : D. 2005 jur. p. 1037 note Ch. Hugon ; CA Paris 28-6-2006 n° 05-6968 : RJDA 12/06 n° 1279.

⁵ Sur les fondements des art. 5 § 1 de la première directive 89/104/ CEE du Conseil du 21-12-1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, portant sur les droits conférés par les marques à son titulaire ainsi que l’art. 9 § 1 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

⁶ Sur le fondement de la directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8-6-2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information.

⁷ Voir nos observations sous Décision du mois n°788.

⁸ CPI art. L 713-2, a: « sont interdits sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».

⁹ CA Paris 26-2-2003 n° 02-18153 : Gaz. Pal. 19-07-2003 jur. p. 7 note D. Brunet-Stoclet doctr. p. 2. Il en est déduit qu’un usage hors de la vie des affaires, tel qu’un usage à titre d’information ne constitue pas un acte de contrefaçon ; TGI Paris 22-2-1995, Télévision française TF1 « TF1 » SA c/ Sté de Conception et de Presse SCP : PIBD 1995 n° 587 III p. 257.

¹⁰ CJCE 11-9-2007 aff. 17/06, point 16 : RJDA 12/07 n° 1294.

¹¹ CJCE 11-9-2007 aff. 17/06 précité, point 44 ; CJCE 12-11-2002 aff. 206/01, point 40 : RJDA 2/03 n° 204, L'usage de marque dans la jurisprudence récente de la CJCE, J. Passa : RJDA 3/03 chron. p. 195. I.

¹² Gavanon, J. Huet, Liens commerciaux : la Cour de cassation demande à la Cour européenne son interprétation : D. 2009 p. 1065. Il est à noter que dans cet article les auteurs adoptent une conception large de la notion de vie des affaires pour y inclure celle d’usage pour des produits et services. M. Jourdain et J- F Gaultier, La saga des liens promotionnels : bientôt le mot de la fin ? : Légipresse 2008 n° 254 III p. 160 ; N. Martin, Des conditions de la contrefaçon à celles de la faute en passant par la qualification d'hébergeur, le TGI de Strasbourg relance le débat sur les liens commerciaux : Rev. Lamy Droit de l’Immatériel octobre 2007 n°1026 ; B. Fay, Utilisation de mots-clés protégés par le droit des marques : Propr. ind. avril 2007 Etude n° 11 ; F. Sardain,, La contrefaçon du fait des liens hypertextes : Comm. com. électr. 2005 Etude n° 21; Rép. com. Dalloz, v. Marques de fabrique, de commerce ou de service par J. Schmidt-Szalewski n° 450. J.

¹³ Passa : Droit de la Propriété Industrielle : LGDJ 2006 n°36.

¹⁴ En ce sens, TGI Strasbourg 20-7-2007 n° 05-3979 : Rev. Lamy droit de l’Immatériel août 2007 n° 997 ; TGI Paris 10-2-2009 n° 08/05498, affaire dans laquelle il a été jugé que l’annonceur n’utilisait pas le mot clé à titre de marque.

¹⁵ Dans ce sens, E. Tardieu Guigues, L’utilisation des marques par les moteurs de recherche comme mots de références est-elle toujours une contrefaçon ? : Propr. ind. octobre 2005 Etude n° 21.

¹⁶ Cf. moyens des trois pourvois ayant donné lieu aux trois arrêts de la chambre commerciale du 20 mai 2008.

¹⁷ Pour un exemple d’affaire où les juges adoptent ce raisonnement : CA Paris 11-12-2009 n° 08-11890 ; C. Fontaine et M. Bourgeois, L’usage d’un nom d’un club de football pour des paris en ligne ne constitue pas un usage à titre de marque : JCP E 2010 n° 1404.

¹⁸ TGI Paris 8-12-2005, Kertel / Google, Cartephone (www.legalis.net).

¹⁹ TGI Paris 7-1-2009 n° 06-15309 : PIBD 2009 n° 896 III p. 1070, Gaz. Pal. 26-5-2009 jur. p. 33, Petites affiches 16-3-2010 p. 7 note X. Daverat.

²⁰ Notamment Cass. com. 20-5-2008, 3 esp. précités note 1.

²¹ Reconnaissance de la protection d’un slogan au titre du droit d’auteur : CA Versailles 27-5-2003 n° 01-1699 : Légipresse 2003 n° 205 I p. 137.

²² Définition par référence à l’art. 1 § 2 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 telle que modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998.

²³ Pour exemple, CA Versailles 10-3-2005 n° 03-7388, 04-2214 : PIBD 2005 n° 812 III p. 428, Rev. jur. com. 2005 p. 229 note H. Alterman ; CA Paris 28-6-2006 n° 05-6968 : RJDA 12/06 n° 1279 ; TGI Paris 7-1-2009 n° 06-15309 : PIBD 2009 n° 896 III p. 1070, Gaz. Pal. 26-5-2009 jur. p. 33, Petites affiches 16-3-2010 p. 7 note X. Daverat.

²⁴ Cass. 1e civ. 14-1-2010 n° 06-18.855 : D. 2010 AJ p. 260 note C. Manara, Com. com. électr. 2010 comm. n° 25 note P. Stoffel- Munck ; dans une autre affaire où une société proposait à des internautes d’offrir à la vente des noms de domaine a été jugé éditeur du site internet : Cass. com. 21-10-2008 n° 07-14.979 : D. 2009 p. 410 note J. Huet. Pour une décision ayant toutefois retenu la qualité d’hébergeur : TGI Strasbourg 20-7-2007 n° 05-3979 : Rev. Lamy droit de l’Immatériel août 2007 n° 997.

²⁵ TGI Paris 13-5-2009 n° 07/11365 : D. 2009 p. 2910, obs. J. Huet ; CA Paris 9-11-2007 n° 07-9575 : D. 2008 p . 1032 note J. Huet ; TGI Troyes 4-6-2008 n° 06/02604 : D. 2008 p. 2261 note J. Huet ; T. com. Paris 30-6-2008 n° 2006065217 : RJDA 12/08 n° 1327, T. com. Paris 30-6-2008 n° 2006-077807, T. com. Paris 30-6-2008 n° 2006-77799 : Dalloz Actualité 8-7-2008 obs. A. Astaix ; Cass. com. 21-10-2008 n° 07-14.979 : D. 2009 p. 410 note J. Huet.

²⁶ Cf. LCEN art. 6.7.

Prudence Cadio, Avocat et Antoine Gendreau, Avocat Associé,
CMS Bureau Francis Lefebvre -
Département Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies

Chronique parue dans le RJDA 7/10 - Editions Francis Lefebvre