BGH bestätigt Löschung der Farbmarke „OBI-Oran­ge“

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Löschung der Farbmarke „OBI-Orange“ für Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Bau- und Heimwerkerartikel bestätigt. Die Entscheidung zeigt, unter welchen Voraussetzungen abstrakte Farbmarken durch Verkehrsdurchsetzung geschützt werden können und welche Bedeutung dabei der Zuordnungsgrad hat.

Für Markeninhaber ist der Beschluss weit über den konkreten Fall hinaus relevant: Der BGH stellt hohe Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung. Entscheidend sind insbesondere methodisch einwandfreie Verkehrsbefragungen und die richtige Bestimmung des maßgeblichen Verkehrskreises. Auch ein Gegengutachten kann den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung erschüttern.

Farbmarke „OBI-Orange“: Worum ging es vor dem BGH?

Die abstrakte Farbmarke Orange (RAL 2008) wurde am 17. Juni 2010 angemeldet und am 22. November 2012 aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen. Voraussetzung dafür ist, dass ein erheblicher Teil der angesprochenen Verbraucher die Farbe als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen versteht. Durch die Eintragung geschützt waren Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Bau- und Heimwerkerartikel in Klasse 35. Grundlage war ein im Juli 2012 vorgelegtes demoskopisches Gutachten, das auf einer im April und Mai 2012 durchgeführten Verkehrsbefragung beruhte.

Nach den Löschungsanträgen ordnete das Deutsche Patent- und Markenamt die Löschung an. Das Bundespatentgericht wies die Beschwerde der Markeninhaberin zurück. Es sah weder für den Anmeldezeitpunkt noch für den Zeitpunkt seiner Entscheidung eine hinreichend nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung. Der BGH bestätigte diese Würdigung. Für die vor dem 14. Januar 2019 gestellten Löschungsanträge war nach § 50 Abs. 2 MarkenG in der bis dahin geltenden Fassung (vgl. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG) zusätzlich maßgeblich, dass das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschungsanträge noch fortbestand.

Wann abstrakte Farben als Marke geschützt werden können

Der BGH hielt an den strengen Voraussetzungen für die Eintragung abstrakter Farbmarken fest: Diesen fehle regelmäßig die originäre Unterscheidungskraft. Verbraucher verstünden eine Farbe häufig als dekoratives oder funktionales Gestaltungsmittel und nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. Hinzu komme das Allgemeininteresse, Farben für Wettbewerber verfügbar zu halten.

Eine originäre Unterscheidungskraft komme danach regelmäßig nur bei Vorliegen besonderer Umstände in Betracht, etwa bei einer sehr kleinen Zahl von Waren oder Dienstleistungen und einem sehr spezifischen Markt. Beides treffe auf den Einzelhandel mit Bau- und Heimwerkerartikeln nicht zu. Diese Dienstleistungen werden über stationäre Märkte, kleinere Geschäfte, reine Online-Anbieter und allgemeine Verkaufsplattformen erbracht. Zudem würden mehrere Unternehmen der Branche ebenfalls Orange oder ein benachbartes Rot nutzen.

Verkehrsdurchsetzung: Wer gehört zum maßgeblichen Verkehrskreis?

Bei der Frage, ob sich die streitgegenständliche Farbe im Verkehr als Herkunftshinweis durchgesetzt hat, folgte der BGH nicht der Auffassung der Markeninhaberin dazu, welcher Personenkreis – markenrechtlich der sogenannte Verkehrskreis – maßgeblich ist. Diese wollte den maßgeblichen Verkehr auf Personen beschränken, die zumindest gelegentlich Bau- oder Heimwerkerartikel kaufen oder einen solchen Kauf in absehbarer Zeit nicht ausschließen.

Die Karlsruher Richter waren hingegen der Auffassung, dass die Gesamtbevölkerung den maßgeblichen Verkehrskreis bildet, da es sich bei den relevanten Dienstleistungen um solche des Massenkonsums und des täglichen Bedarfs handelt und bei praktisch jedem Verbraucher zumindest künftig ein Bedarf entstehen kann. Das gelte auch dann, wenn die Dienstleistung nur gelegentlich oder projektbezogen in Anspruch genommen wird. Bau- und Heimwerkerartikel könnten für Reparaturen, Umbauten oder die Gestaltung des eigenen Zuhauses benötigt werden. Auch Personen ohne bisheriges handwerkliches Interesse seien deshalb nicht dauerhaft ausgeschlossen.

Von daher konnten die über 50% liegenden Zuordnungsgrade des Pflüger-Gutachtens aus 2012 nicht verwertet werden. Der Zuordnungsgrad gibt an, welcher Anteil des maßgeblichen Verkehrskreises die Farbe einem bestimmten Unternehmen zuordnet. Das Gutachten hatte die Verkehrskreise „Käufer von Bau- oder Heimwerkerartikeln“ (Zuordnungsgrad 51%), „(Potentielle) Käufer von Bau- oder Heimwerkerartikeln“ (50,3%) und „Interessenten für Bau- oder Heimwerkerartikel“ (56,3%) erfasst. Das Gericht legte stattdessen den Zuordnungsgrad von 45,6% aus der Pflüger-Zusatzauswertung 2018 in der Gesamtbevölkerung zugrunde; wegen der methodischen Mängel des Gutachtens nahm es an, dass der tatsächliche Zuordnungsgrad sogar deutlich darunter lag. Denn (i) die Überleitungsfrage verwies auf „Großmärkte“ und lenkte somit den Blick auf große Baumarktketten; (ii) die orangefarbene Farbkarte war auf einem weißen Träger angebracht, was zu einer unbewussten Beeinflussung der Befragten führen konnte, insbesondere da die Markeninhaberin seinerzeit Orange häufig mit Weiß verwendete; und (iii) die angebotenen Antwortalternative („Oder kommt Ihnen diese Farbe dabei bekannt vor?“) und Nachfrage („Woran denken Sie denn bei dieser Farbe im Zusammenhang mit Dienstleistungen des Einzelhandels im Bereich von Bau- und Heimwerkerartikeln? Was fällt Ihnen dazu ein?“) konnten eine positive Zuordnung begünstigen.

Das Pflüger-Gutachten aus 2020 gelangte zwar zu einem Bekanntheitsgrad von jedenfalls 73,5% und einem Zuordnungsgrad von 49,6% in der Gesamtbevölkerung. Dies wich jedoch erheblich von den Ergebnissen des von der Gegenseite angeführten IfD-Gutachtens aus 2021 ab, das zu einem Bekanntheitsgrad von 52% und einem Zuordnungsgrad von 30% kam.

Verkehrsdurchsetzung: Welche Bedeutung hat die 50-%-Marke?

Der Senat setzt keine starre Prozentgrenze; die Verkehrsdurchsetzung ist stets im Rahmen einer Gesamtschau zu beurteilen. Im Regelfall muss der demoskopisch ermittelte Zuordnungsgrad jedoch über 50% liegen. Ein Wert im Bereich von 50% kann zusammen mit weiteren Umständen des Marktauftritts genügen. Ein deutlich niedrigerer Wert lässt sich dagegen nicht ohne Weiteres durch Umsätze oder Werbedruck kompensieren.

Verkehrsdurchsetzung: Wann ein Gegengutachten den Nachweis erschüttert

Zwar liegt die Beweislast für die Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich beim Markeninhaber. Ein von der Gegenseite vorgelegtes Gegengutachten kann den Nachweis jedoch erschüttern, den der Markeninhaber mit einem eigenen Gutachten erbracht hat. Dies gilt selbst dann, wenn das konträre Parteigutachten nicht dessen Methodik, sondern allein das Ergebnis in Frage stellt. Das Gegengutachten muss das erste Gutachten weder vollständig widerlegen noch einen Methodenfehler aufdecken. Es genügt, wenn es den Schluss zulässt, dass der für die Verkehrsdurchsetzung erforderliche Zuordnungsgrad möglicherweise nicht erreicht wird.

Zwar war auch die Eingangsfrage des IfD-Gutachtens aus 2021 („Haben Sie diesen Farbton im Zusammenhang mit Dienstleistungen des Einzelhandels im Bereich Bau- und Heimwerkerartikel schon einmal gesehen, oder ist Ihnen dieser Farbton im Zusammenhang mit Dienstleistungen des Einzelhandels im Bereich Bau- und Heimwerkerartikel noch nicht begegnet?“) sprachlich kompliziert. Dies führt jedoch nicht zu einer Unverwertbarkeit, da die Frage nicht methodisch grundlegend verfehlt, sondern nur schwer verständlich formuliert war. Zudem erklärt dies nicht die erhebliche Differenz von jeweils mehr als 20 Prozentpunkten.

Was bedeutet die Entscheidung für die Praxis?

„OBI-Orange“ stellt keinen Abschied vom Schutz abstrakter Farbmarken dar. Die Entscheidung verdeutlicht jedoch erneut, dass dieser Schutz strengen Anforderungen unterliegt. Eine originäre Unterscheidungskraft kommt grundsätzlich nur bei Vorliegen besonderer Umstände in Betracht. Liegen diese nicht vor, kann eine Eintragung nur noch aufgrund von Verkehrsdurchsetzung erfolgen.

Im Löschungsverfahren obliegt der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung allein dem Markeninhaber. Zwar erfolgt die Beurteilung, ob Verkehrsdurchsetzung vorliegt oder nicht, regelmäßig im Rahmen einer Gesamtschau aller Umstände. Der gutachterliche Nachweis eines Zuordnungsgrades von über 50% bleibt hierbei jedoch der stichhaltigste Beleg. Dies gilt insbesondere dann, wenn die übrigen Beweismittel wie Umsätze, Werbeaufwendungen etc. nicht belegen können, dass die abstrakte Farbe auch als Herkunftshinweis verwendet und verstanden wurde.

Werden Parteigutachten erstellt, um diese als Nachweis für die Verkehrsdurchsetzung in den Prozess einzubringen, sollte penibel auf deren methodisch korrekte Ausarbeitung geachtet werden. Diesbezüglich hatte der BGH bereits in der Vergangenheit strenge Kriterien festgelegt.

Die Entscheidung stellt nochmals klar, dass bei Alltagswaren bzw. -dienstleistungen, die jedermann in bestimmten Situationen benötigt und somit auch erwerben kann, grundsätzlich die Gesamtbevölkerung als relevanter Verkehrskreis maßgeblich ist. Eine künstliche Verengung des Verkehrskreises mit Blick auf besondere Interessen ist hier gerade nicht angezeigt.

Doch selbst ein methodisch einwandfreies Verkehrsgutachten des Markeninhabers, der die Verkehrsdurchsetzung nachweisen muss, kann durch ein ebenfalls methodisch korrektes Gegengutachten erschüttert werden. Daher sollte man sich nicht zu früh in Sicherheit wiegen.

Wer Schutz für eine Farbe aufgrund Verkehrsdurchsetzung beansprucht, sollte daher im Idealfall sowohl durch ein methodisch einwandfreies Verkehrsgutachten einen Zuordnungsgrad von über 50% isoliert für die streitgegenständliche Farbe sowie bei den relevanten Verkehrskreisen darlegen als auch weitere belastbare Nachweise vorlegen können, die belegen, dass die Farbe umfangreich in Alleinstellung – also ohne Kombination mit weiteren Kennzeichen – verwendet und als Herkunftshinweis verstanden wird.

Farbmarken und Verkehrsdurchsetzung: Was Markeninhaber beachten sollten

• „OBI-Orange“ bedeutet keinen Abschied vom Schutz abstrakter Farbmarken. Der BGH bestätigt aber erneut, dass für ihren Schutz strenge Anforderungen gelten.
• Fehlt einer abstrakten Farbe die originäre Unterscheidungskraft, kann Schutz aufgrund von Verkehrsdurchsetzung entstehen. Im Löschungsverfahren muss der Markeninhaber diese Verkehrsdurchsetzung nachweisen.
• Der Zuordnungsgrad bleibt ein zentrales Kriterium. Eine starre 50-%-Grenze gibt es zwar nicht; ein demoskopisch ermittelter Zuordnungsgrad von mehr als 50 % ist jedoch regelmäßig ein besonders starker Nachweis.
• Verkehrsbefragungen müssen methodisch sorgfältig konzipiert sein. Fehler bei der Auswahl des Verkehrskreises oder bei der Gestaltung der Befragung können die Aussagekraft erheblich beeinträchtigen.
• Auch ein methodisch einwandfreies Gutachten bietet keine vollständige Sicherheit. Ein Gegengutachten kann Zweifel daran begründen, dass der erforderliche Zuordnungsgrad tatsächlich erreicht wird.
• Weitere Nachweise bleiben wichtig. Markeninhaber sollten möglichst belegen können, dass die Farbe umfangreich allein – also ohne weitere Kennzeichen – verwendet und vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird.