Das OLG Köln hatte kürzlich über den Fall einer möglichen Markenverletzung zu entscheiden (Urteil vom 13. September 2019, Az. 6 U 29/19), in dem die Beklagte in verschiedenen Kochbuchtiteln die Bezeichnung „Thermomix“ verwendet hatte. Sie benutzte dabei die Formulierung „Die besten [Name des Verlages]-Rezepte für den Thermomix“. Der Senat hielt diese Verwendung im konkreten Fall für zulässig. Dieser Beitrag fasst die wesentlichen Entscheidungsgründe zusammen und beleuchtet Reichweite und Grenzen der Zulässigkeit der offenen Verwendung einer fremden bekannten Marke in Buchtiteln.
Keine markenmäßige Benutzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz (MarkenG), sondern nur Inhaltsbeschreibung
Die Klage stützte sich auf die deutsche Wortmarke „Thermomix“ – mit Schutz u. a. für Küchenmaschinen, Kochbücher und elektronische Publikationen, für die auch Bekanntheit geltend gemacht wurde. Das OLG Köln verneinte zunächst eine Markenverletzung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz – Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen –, weil es an einer markenmäßigen Benutzung fehle.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des BGH könne der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens nur dann widersprechen, wenn diese Benutzung die wesentliche Funktion der Marke, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könne.
Die Beklagte benutze zwar ein mit der Wortmarke identisches Zeichen für identische Ware (Kochbücher), jedoch nicht herkunftshinweisend als Marke, sondern nur zur Inhaltsbeschreibung. Der Verkehr sei daran gewöhnt, dass Buchtitel in aller Regel einzig als Hinweis auf den Inhalt des Buches und zur Unterscheidung von anderen Büchern dienten. Er verstehe daher auch hier die Benutzung nur als inhaltsbeschreibendes Merkmal zur Unterscheidung von anderen Büchern und nicht als Produktkennzeichen – wohl wissend, dass das Kochen mit dieser „selbstwärmenden Küchenmaschine“ (wie das OLG den „Thermomix“ bezeichnete) besonderer Rezepte bedürfe, die auf die besonderen Funktionen dieser Küchenmaschine abgestimmt seien.
Maßgeblich für diese Beurteilung war u. a. die konkrete Art der Benutzung des Zeichens „Thermomix“: Der Name des Verlags befand sich nicht nur im Fließtext direkt vor der Bezeichnung „Thermomix“, sondern war auch noch unten links auf dem Cover prominent hervorgehoben. Zudem sei der Name des Verlages (der zu den 30 größten Buchverlagen gehöre) als Herkunftshinweis, insbesondere für Kochbücher, allgemein bekannt. Er und nicht „Thermomix“ werde daher auch im vorliegenden Fall als Herkunftshinweis verstanden.
Keine ungerechtfertigte unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
Hinsichtlich § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG – unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund – bejahte der Senat zwar alle übrigen Tatbestandsmerkmale, nicht jedoch den des fehlenden rechtfertigenden Grundes:
Dabei stellte er zunächst klar, dass bei diesem Verletzungstatbestand keine markenmäßige Benutzung / Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion erforderlich sei. Auch auf Verwechslungsgefahr komme es nicht an, sondern es sei ausreichend, dass die beteiligten Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen.
Die Bekanntheit der Marke „Thermomix“ hat der Senat dabei nicht nur unterstellt, sondern sogar ausdrücklich festgestellt. Die Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit ergebe, seien vorliegend allgemein bekannt, dazu gehöre insbesondere, dass sich um den „Thermomix“ seit langen Jahren ein „Kult“ entwickelt habe. Vor dem Hintergrund dieser offenkundigen Tatsachen sei es nicht erforderlich, Beweis über die Bekanntheit der Wortmarke zu erheben.
Die Beklagte habe auch die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Marke ausgenutzt, indem sie die Marke in den angegriffenen Titelgestaltungen blickfangmäßig verwendet habe, um auf ihre Kochbücher aufmerksam zu machen. Sie habe sich dadurch die Werbe- und Kommunikationsfunktion der bekannten Marke zu eigen gemacht und sich in deren Sogwirkung begeben, um von dem fremden guten Ruf zugunsten des eigenen Absatzes zu profitieren. Der Verkehr werde das Zeichen „Thermomix“ – wie von der Beklagten gewollt – mit der Marke „Thermomix“ verknüpfen und als Hinweis auf die Produkte der Klägerin wahrnehmen. Ein Buch, das eine bekannte Marke im Titel führe, erfahre eine wesentlich höhere Aufmerksamkeit und biete einen erheblichen Kaufanreiz. Dieses Ausnutzen sei auch unlauter, weil die Unlauterkeit dem Tatbestandsmerkmal des Ausnutzens der Unterscheidungskraft immanent sei, wenn die Marke in identischer oder ähnlicher Form benutzt werde.
Die Benutzung des Zeichens sei jedoch nicht ohne rechtfertigenden Grund erfolgt, vielmehr greife die Schutzschranke des § 23 Nr. 3 Markengesetz ein. Diese Vorschrift privilegiere die offene Verwendung einer fremden Marke als Hinweis auf die Bestimmung der eigenen Ware unter der Voraussetzung, dass die Benutzung dafür notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt.
Die Benutzung sei notwendig, wenn die Information über den Zweck der Ware anders nicht sinnvoll übermittelt werden könne. Ein Verstoß gegen die guten Sitten liege vor, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel widerspreche. Hier hielt sich die Benutzung nach Auffassung des Senats unter Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände noch im Rahmen der notwendigen Leistungsbestimmung.
Dabei war dem Senat einerseits die Feststellung wichtig, dass insoweit ein Gestaltungsspielraum bestehe, als keine Beschränkung auf das „unbedingt notwendige Minimum an Markenverwendung“ verlangt werden könne, und dass insbesondere eine sachliche und informative Verwendung eines Zeichens ohne Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion auch dann zulässig sein könne, wenn sie hervorgehoben erfolge.
Andererseits wird deutlich, dass für die Frage, ob sich die Gestaltung im Rahmen eines angemessenen Spielraums hält, eine sorgfältige Prüfung und Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände zu erfolgen hat. Insoweit wird in der Entscheidung eine ganze Reihe von Gestaltungsmerkmalen aufgeführt, die hier offenbar maßgeblich dafür war, dass die Grenze des Notwendigen nicht als überschritten angesehen wurde:
Die Kochbücher seien für jeden nutzlos, der nicht über einen „Thermomix“ verfüge. Dementsprechend sei ein deutlicher Hinweis erforderlich gewesen, dass sie ausschließlich für diesen bestimmt waren, um eine Irreführung zu vermeiden, d. h. eine gut lesbare Anbringung auf dem Cover, die auch bis zu einem gewissen Grad hervorgehoben sein könne. Die Marke „Thermomix“ sei dabei nicht als Hauptmerkmal des Werktitels in den Vordergrund gestellt worden. Der Schriftgröße nach hervorgehobener Titel sei vielmehr bei den unterschiedlichen Kochbüchern jeweils „Low Carb“, „Winterzauber“, „Abendessen“ und „Partyfood“, erst darunter dann in geringerer Schriftgröße die Angabe „Die besten [Name des Verlages]-Rezepte für den Thermomix“.
Fazit
Auch wenn der Verlag gewonnen hat: Aus der Entscheidung lässt sich kein Freibrief ableiten, die bekannte Marke „Thermomix“ – oder gar bekannte Marken im Allgemeinen – in Buchtiteln zu benutzen. Es wird stets ganz entscheidend auf die konkrete Titel- und Covergestaltung ankommen. Schon eine noch etwas prominentere Herausstellung der bekannten Marke gegenüber anderen Cover-Bestandteilen kann dazu führen, dass keine nur inhaltsbeschreibende, sondern eine markenmäßige Benutzung angenommen wird – oder dass jedenfalls im Rahmen des § 23 Nr. 3 MarkenG die Grenze der Notwendigkeit als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als überschritten angesehen wird. Hier ist bei der Covergestaltung Fingerspitzengefühl gefragt.
Dieser Artikel ist Teil des Update Gewerblicher Rechtsschutz und Kartellrecht, welches Sie hier abonnieren können.
